Postato il: July 2018 - n.69/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

SOUTH KOREA: TRADE DRESS PROTECTION FOR SERVICE PROVIDERS AND NEW PROVISION REGARDING THE THEFT OF IDEAS 

An important amendment to the Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act (UCPA) will go into effect on July 18, 2018. This amendment specifies the protection to be given to trade dress belonging to service providers in Korea and introduces a new type of prohibited unfair competitive activities.

Trade Dress Protection for Service Providers

The UCPA currently prohibits activities that may create confusion between one party's mark and a well-known source identifier of another party or may dilute another party's well-known source identifier, through commercial use of a mark that is identical or similar to the well-known source identifier.

Such well-known source identifiers include not only trademarks, but also names, product configurations, product packaging, and any other signs, which identify the source of the products or services. However, until the present amendment, it was not clear whether the overall appearance of the business of a service provider could also be protected under these specific provisions of the UCPA.

The amendment to the UCPA makes it clear that the trade dress of a service provider is also protected, by adding the following examples of the types of source identifiers covered: "the manner in which goods are offered for sale/ services are provided, the overall appearance of the place where the service is provided, such as signboards, external and interior design".
Such trade dress had only recently started to be protected by Korean courts under a different provision of the UCPA, the "catch-all provision," which prohibits a party from infringing another person's right to business profit through using commercially the output produced by that person through considerable effort and investment without authorization, through a method that contravenes fair trade practice or competition order. The first time the Supreme Court of Korea issued a ruling that the overall appearance of a store design was a protectable right was under the catch-all provision (for more details on this decision, please see our Winter 2016/17 newsletter here).
Courts have established three requirements that must be met in order for a service provider to enjoy trade dress protection under the catch-all provision: the trade dress has to be distinctive, it cannot be simply functional, and there must exist a likelihood of consumer confusion.

The new amendment to the UCPA source identifier provisions, while intended to more clearly protect trade dress in Korea, may render protection for the trade dress of service providers more elusive, as plaintiffs will have to prove that the trade dress is well-known, a difficult element to establish in practice.

However, application of the catch-all provision has mostly been limited to cases where the trade dress was not clearly protected elsewhere under Korean IP or UCPA law (although the Supreme Court has yet to weigh in on this issue). Thus, it remains to be seen whether the amendment, by making it clear that trade dress can function as a source identifier, will actually provide service providers with stronger protection for their trade dress compared to under the catch-all provision.

New Provision Regarding the Theft of Ideas

The amendment introduces a new type of unfair competitive activity, by prohibiting the unfair use of information with economic value (including technical or business ideas) that has been obtained through a business proposal, bidding, public contest, business negotiations or during the process of a transaction. The unfair uses covered by this provision include uses for one's own business or for a third party's business, as well as providing the information to a third party for their use. However, there is no violation if the person accused of obtaining the idea had previous knowledge of the idea, or if the idea was widely known in the concerned business field.
Violation of this provision may subject the offender to civil and administrative liability, but not criminal liability.

References

Kim & Chang Intellectual Property - local agent in South Korea

Postato il: Giugno 2018 - n. 68/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

CIRCOLARE INFORMATIVA: KNOW-HOW IN AZIENDA 

A far data 22.06 p.v. è prevista l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 63/2018 attuativo della Direttiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

In particolare, il nuovo provvedimento introduce strumenti giuridici più incisivi per la tutela del segreto commerciale aziendale, incentiva le sanzioni penali ed amministrative nonché i poteri cautelari e risarcitori del giudice il quale, qualunque sia la sede in cui è stato adito (civile, penale, amministrativa, contabile), ha facoltà di vietare l'indebita rivelazione del know-how anche alle parti intervenute nel processo stesso.

La riforma mette in risalto l'importanza degli strumenti operativi per la tutela in azienda della riservatezza del know-how: significa necessità di valorizzare gli strumenti contrattuali tra l'azienda e gli eventuali terzi (clienti, fornitori, collaboratori, dipendenti) che vengono in contatto con il know-how aziendale nonché necessità di adottare misure ragionevolmente adeguate per individuare e tutelare il know-how aziendale il quale, evidenziamo, può divenire anche mezzo di finanziamento dell'azienda (si pensi ad es. al "patent box").

Inoltre, il decreto prevede la possibilità di scegliere un percorso alternativo a quello delle misure cautelari attraverso il pagamento di un indennizzo corrispondente al pregiudizio subito dalla parte offesa e comunque non superiore all'importo che avrebbe dovuto essere versata per il legittimo uso del segreto commerciale aziendale.

Infine, segnaliamo come anche la norma penale di riferimento (art. 623 c.p.) è stata riscritta prevedendo un aggravio della pena qualora il fatto sia stato compiuto per rivendere ovvero adoperare a proprio o ad altrui vantaggio il segreto commerciale aziendale ovvero se il fatto è stato commesso a mezzo strumenti informatici.

Per ulteriori approfondimenti Studio Rozzi & Consulmarchi è a disposizione

Postato il: Maggio 2018 - n.67/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

APPLE VERSUS SAMSUNG: CONTINUA LO SCONTRO TRA TITANI 

Ulteriore step nella battaglia legale che da 7 anni vede contrapposti in giudizio i principali produttori di smartphone al mondo, Apple e Samsung: è recente la decisione della giuria di un Tribunale federale di San Jose, in California, che conferma che Samsung dovrà pagare ad Apple circa 533 milioni di dollari per avere copiato alcuni brevetti dell'iPhone. La vicenda instaurata nel 2011 è molto articolata ed ha visto anche decisioni in cui si è escluso che Apple abbia il diritto di tutelare in via esclusiva l'aspetto estetico dell'iPhone. Di contro l'ultimo provvedimento conferma la contraffazione da parte del gigante sudcoreano di elementi di design quali la sagoma rettangolare con bordi arrotondati ed le icone colorate sulle applicazioni dello schermo, oltre che di specifiche funzionalità tecniche. 

Normativa di riferimento
 
Periodici Esteri

Postato il: Maggio 2018 - n.67/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

L'UFFICIO EUROPEO PER LA PROPRIETA' INTELLETTUALE (EUIPO) RIFIUTA LA REGISTRAZIONE DEL DESIGN DELLE CROCS 

E' recente la decisione del Tribunale dell'Unione Europea che, a conferma di quanto statuito in I istanza dall'EUIPO, ha escluso da registrazione il design delle note ciabatte Crocs. La questione trae le mosse nel 2013, quando la società francese Gifi Diffusion aveva richiesto la nullità del disegno delle ciabatte asserendo la pre-divulgazione dello stesso anteriormente ai dodici mesi che precedono la data di priorità rivendicata in sede di deposito. Ricordiamo in merito che la normativa europea considera "nuovo" un design (e quindi registrabile) a patto che la divulgazione sia stata effettuata entro n. 12 mesi dal deposito, e non prima. Nel caso di specie, controparte ha provato che la pre-divulgazione è avvenuta a mezzo esposizione dei sandali sul sito internet delle Crocs, in un salone nautico internazionale in Florida ed a mezzo un numero considerevole di vendita, circostanze tali da ritenere che il design delle ciabatte non poteva essere passata inosservata agli operatori commerciali dell'Unione Europea. 

Normativa di riferimento

Sentenza del Tribunale UE del 14.03.2018 causa T-651/16 Crocs, Inc. / EUIPO 

Postato il: May 2018 - n.67/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

SAUDI ARABIA: CUSTOMS TRADEMARK RECORDATION AND WATCH PROGRAM 

In the scope of their continuous efforts to create competent border enforcement measures and to provide effective protection, the Saudi Customs Authority and our local affiliate in Saudi Arabia signed a strategic Memorandum of Understanding with the in order to benefit from the trademark recordation system for registered trademarks. It is worth noting that

Upon recordation of a trademark, the SCA would stop shipments of suspected counterfeit products carrying the said trademark from entering into Saudi Arabia and issue notifications to the attorney on file so that the latter can verify the authenticity of the suspected products. If confirmed to be fakes, the goods would be confiscated and destroyed by the SCA. Accordingly, brand owners with registered trademarks can apply to the SCA requesting recordation. The application must be accompanied by a copy of the certificate of registration of the mark and a power of attorney that is not older than five years, legalized up to the Saudi consulate. The SCA will then issue a recordation notice, which is valid for one year and is renewable for like periods.

One fundamental premise of the recordation system—other than providing a central registry containing information for recorded trademarks—is that it allows SCA officials to adopt an ex-officio border system. The key advantage of the ex-officio system is that it allows for prompt and proactive action by the SCA thus avoiding the delays inherently involved in seeking judicial action.

References

Saba & Co. - local agent in Saudi Arabia 

 


Postato il: April 2018 - n. 66/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

TRADE DRESS PROTECTION FOR SERVICE PROVIDERS AND NEW PROVISION REGARDING THE THEFT OF IDEAS 

An important amendment to the Unfair Competition Prevention and Trade Secret Protection Act (UCPA) will go into effect on July 18, 2018. This amendment specifies the protection to be given to trade dress belonging to service providers in Korea and introduces a new type of prohibited unfair competitive activities.
 
Trade Dress Protection for Service Providers
 
The UCPA currently prohibits activities that may create confusion between one party's mark and a well-known source identifier of another party or may dilute another party's well-known source identifier, through commercial use of a mark that is identical or similar to the well-known source identifier. 

Such well-known source identifiers include not only trademarks, but also names, product configurations, product packaging, and any other signs, which identify the source of the products or services. However, until the present amendment, it was not clear whether the overall appearance of the business of a service provider could also be protected under these specific provisions of the UCPA. 

The amendment to the UCPA makes it clear that the trade dress of a service provider is also protected, by adding the following examples of the types of source identifiers covered: "the manner in which goods are offered for sale/ services are provided, the overall appearance of the place where the service is provided, such as signboards, external and interior design". 

Such trade dress had only recently started to be protected by Korean courts under a different provision of the UCPA, the "catch-all provision," which prohibits a party from infringing another person's right to business profit through using commercially the output produced by that person through considerable effort and investment without authorization, through a method that contravenes fair trade practice or competition order. The first time the Supreme Court of Korea issued a ruling that the overall appearance of a store design was a protectable right was under the catch-all provision (for more details on this decision, please see our Winter 2016/17 newsletter here). 

Courts have established three requirements that must be met in order for a service provider to enjoy trade dress protection under the catch-all provision: the trade dress has to be distinctive, it cannot be simply functional, and there must exist a likelihood of consumer confusion. 

The new amendment to the UCPA source identifier provisions, while intended to more clearly protect trade dress in Korea, may render protection for the trade dress of services providers more elusive, as plaintiffs will have to prove that the trade dress is well-known, a difficult element to establish in practice. 

However, application of the catch-all provision has mostly been limited to cases where the trade dress was not clearly protected elsewhere under Korean IP or UCPA law (although the Supreme Court has yet to weigh in on this issue). 

Thus, it remains to be seen whether the amendment, by making it clear that trade dress can function as a source identifier, will actually provide service providers with stronger protection for their trade dress compared to under the catch-all provision.
 
New Provision Regarding the Theft of Ideas
 
The amendment introduces a new type of unfair competitive activity, by prohibiting the unfair use of information with economic value (including technical or business ideas) that has been obtained through a business proposal, bidding, public contest, business negotiations or during the process of a transaction. The unfair uses covered by this provision include uses for one's own business or for a third party's business, as well as providing the information to a third party for their use. However, there is no violation if the person accused of obtaining the idea had previous knowledge of the idea, or if the idea was widely known in the concerned business field. 

Violation of this provision may subject the offender to civil and administrative liability, but not criminal liability.

References

Kim & Chang Intellectual Property - local agent in South Korea

Postato il: Aprile 2018 - n. 66/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

IN AUMENTO IL NUMERO DELLE DONNE CHE INNOVANO 

In occasione del World IP Day, l'Ufficio Internazionale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) ha evidenziato come il numero delle donne che hanno fatto richiesta di brevetto internazionale sia considerevolmente aumentato negli ultimi anni, passando dal 22,1% nel 2003 al 31,2% nel 2017. Gli ambiti principali di richiesta sono: farmaceutico, biotecnologie, chimica alimentare e analisi dei materiali biologici. 

Normativa di riferimento
 
Periodici Italiani ed Esteri

Postato il: Aprile 2018 - n. 66/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

LA GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE 

Creata nel 2000 dall'Ufficio Internazionale per la Proprietà Intellettuale (WIPO), il 26 aprile di ogni anno si celebra la Giornata mondiale per la Proprietà Intellettuale con lo scopo di mettere in evidenza l'importanza della materia ad oggetto ed incentivando nel contempo l'impegno di tutti alla creatività ed all'innovazione. Quest'anno la Giornata è stata dedicata al tema "Powering Change: Women in Innovation and Creativity", mettendo al centro il ruolo ed il talento delle donne innovatrici. 

Normativa di riferimento
 
Periodici Italiani ed Esteri

Postato il: Marzo 2018 - n. 65/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

RAPPORTO EPO: AUMENTATE NEL 2017 LE RICHIESTE DI BREVETTI IN EUROPA 

E' stato recentemente pubblicato il rapporto dell'Ufficio Europeo Brevetti di Monaco che ha rilevato un aumento delle richieste brevettuali in UE nell'anno appena passato. In particolare, l'Italia si piazza al quarto posto tra i Paesi EPO per numero di brevetti europei concessi nel 2017 e le richieste in tale anno sono aumentate del 4.3% rispetto al 2016. Il numero maggiore delle richieste proviene comunque dalla Cina, con il record realizzato da Huawei, in prima posizione nella classifica delle imprese che hanno depositato più brevetti. Come dichiarato da Benoi Battistelli, Presidente Epo "l'aumento delle richieste di brevetti europei conferma che il Vecchio Continente rimane un mercato tecnologico di interesse primario. Mai come lo scorso anno le imprese europee hanno inviato un numero tanto cospicuo di domande di brevetto, segno tangibile del loro potenziale innovativo e della fiducia che ripongono nei nostri servizi".

Normativa di riferimento
 
Periodici Italiani ed Esteri

Postato il: Marzo 2018 - n. 65/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

IL REGNO UNITO RATIFICA IL SISTEMA DEL DESIGN INTERNAZIONALE 

A far data 13.06 p.v. sarà possibile designare il Regno Unito in una domanda di design internazionale, avendo tale Stato recentemente ratificato l'Accordo dell'Aja sulla registrazione internazionale del design. Attraverso tale procedura da attivarsi c/o il WIPO (Ufficio Internazionale) è possibile conferire protezione all'estero di disegno/modello industriale attraverso unitaria domanda ed unitario pagamento di tasse. L'adesione del Regno Unito al design internazionale anticipa l'uscita dello Stato dall'UE prevista per il 30.03.2019 uscita da cui deriverà fuoriuscita del Paese dal sistema del design comunitario. 

Normativa di riferimento
 
Periodici Italiani ed Esteri

Postato il: Marzo 2018 - n. 65/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

VALIDATION OF EUROPEAN PATENTS IN CAMBODIA 

The Agreement on the Validation of European Patents (“Validation Agreement”) signed with the European Patent Organization (EPO) that came into effect since March 01, 2018 set Cambodia to become the first country in Asia to validate European patents in its territory.

This Validation Agreement is expected to extends the attractiveness of the European patent system beyond Europe. It represents a reduction of both processing times and costs for applicants and a reduction of the administrative burden for the Cambodian patent office. Since the date of entry into force, it will be possible to validate European patent applications in Cambodia, where, after validation, they will confer essentially the same protection as patents granted by the EPO for the now 38 member states of the EPO. Accordingly, the following requirements must be met to validate European Patents in Cambodia:

The European patents must have a filing date on or after March 01, 2018;

The European patents must meet the Cambodian requirements for patent protected subject matter, e.g. Cambodia will not validate pharmaceutical patents until the flexibilities accorded under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) have expired; 

The claims of the European patents must be translated into Khmer language.

At the latest six (06) months after the publication of the European Search Report by the EPO, the applicant must pay a official validation fee of EUR 180 to the EPO. 

Then, within three months of the grant by EPO, the applicant must submit a request to validate the European patent as a Cambodian national patent with the Ministry of Industry and Handicraft (MIH) of Cambodia. 


References

Ageless Mirandah Asia - local agent in Cambodia

Postato il: Febbraio 2018 - n. 64/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

L'UIBM E LA TUTELA DEI SERVIZI DI VENDITA NELLA CLASSE 35 

Dal 2016 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha emesso numerosi rifiuti avverso domande di registrazione di marchio italiane rivendicante la dicitura "servizi di vendita al dettaglio ed all'ingrosso" di cui alla classe 35 adducendo l'estrema genericità dell'espressione. E' recente la comunicazione con la quale l'UIBM, in parziale revisione della propria posizione, ha informato che procederà a registrare le domande rivendicanti la dicitura "servizi di vendita" a condizione che sia specificata la tipologia di prodotti ad oggetto della vendita. Con riferimento ai rilievi già emessi, è confermata la sanatoria d'ufficio. 

Normativa di riferimento
 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi  
Periodici Italiani ed Esteri

Postato il: Febbraio 2018 - n. 64/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

MARCHI E DESIGN COMUNITARI DOPO LA BREXIT 

Con nota pubblicata il 22.01 u.s. la Commissione Europea ha veicolato un avviso riguardante marchi dell'Unione Europea e design comunitari con il quale i titolari di diritti di proprietà intellettuale in UE sono invitati a prendere in considerazione la possibilità che, salvo i negoziati tra Autorità UE e Regno Unito raggiungano diverso accordo, i marchi dell'Unione Europea ed i design comunitari registrati prima del 30.03.2019 (data prevista di fuoriuscita del Regno Unito) potrebbero cessare di avere validità limitatamente al territorio del Regno Unito. Stiamo monitorando la questione e vi terremo aggiornati in merito. 

Normativa di riferimento 
 
Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale  
Periodici Italiani ed Esteri

Postato il: Febbario 2018 - n. 64/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

SUPREME COURT OVERRULES BOTH LOWER TRIBUNALS TO RECOGNIZE INVENTIVENESS OF ENANTIOMER SELECTION INVENTION 

Novartis isolated a novel enantiomer ((S)-N-ethyl-3-[1-(dimethylamino)ethyl]-N-methyl-phenyl-carbamate, or "rivastigmine") from a racemate disclosed in prior art references, and discovered that it has remarkably superior transdermal penetration and 24-hour duration ("transdermal effect"), as well as superior anti-dementia effects, over the racemate. Novartis obtained two patents relating to these discoveries: (i) a compound patent directed to Exelon®'s active ingredient (rivastigmine); and (ii) a pharmaceutical composition patent for systemic transdermal administration comprising rivastigmine.3
The Exelon® Patch was the first patch-type transdermal therapy approved worldwide to treat dementia associated with Alzheimer's disease, and has achieved huge commercial success.

Procedural History

SK Chemicals imported a significant amount of the rivastigmine active ingredient during the patent term of the compound patent, and subsequently manufactured and exported their own rivastigmine patches. Novartis responded in 2012 by filing a patent infringement action against SK Chemicals based on their compound patent. SK Chemicals then filed invalidation actions at the Intellectual Property Trial and Appeal Board ("IPTAB") against both of Novartis' patents covering the Exelon® Capsule and Exelon® Patch.
The IPTAB denied the novelty of Novartis' compound patent on the basis that a person skilled in the art could have directly recognized the enantiomer, rivastigmine, from the racemate4 based on common technical knowledge at the time of the filing date of the patent. The IPTAB also denied inventiveness on the basis that the prior art racemate would have had the same transdermal effect as rivastigmine due to having the same chemical structure, and therefore rivastigmine did not have a qualitatively different effect from the racemate. The Patent Court upheld the lack of inventiveness on appeal.5
However, the Supreme Court reversed the Patent Court and found both Novartis patents inventive, holding that the transdermal effect of rivastigmine indeed was a qualitatively different effect from what would have been expected from the prior art by focusing on what was specifically described in the prior art reference (especially in the working examples).

Significance

The Supreme Court's decisions are noteworthy for at least two reasons. First, the compound patent was reviewed as a selection invention (specific enantiomer vs. racemic mixture), and yet the Court still recognized inventiveness. There are very strict patentability requirements for selection inventions in Korea, and in fact there has only been one previous case in Korea in which the Supreme Court recognized the inventiveness of a selection invention.6
Second, the Supreme Court came to its conclusion despite the fact that both lower tribunals (the IPTAB and Patent Court) agreed that the compound patent was invalid. Since Supreme Court review is discretionary, and in most cases substantive review is denied if both lower tribunals reach the same conclusion, the Supreme Court's decision in this case not only to take up review, but to reverse the lower tribunals' invalidation decisions was unexpected, and a welcome indication of the Supreme Court's interest in accurate review of the issues in this case.

References

Kim & Chang - local agent in South Korea 

Postato il: Gennaio 2018 - n. 63/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

IN ARRIVO NOVITA' IN MATERIA DI PATENT BOX 

E' in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanza, Pier Carlo Padoan, di revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali. Il provvedimento prevede l'esclusione dei marchi d'impresa dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate dopo il 31.12.2016. Sono introdotte disposizioni che salvaguardano le opzioni sui marchi d'impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per n. 5 anni, comunque non oltre il 30.06.2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza. 

Normativa di riferimento
 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

Postato il: Gennaio 2018 - n. 63/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

L'ACCORDO DI PARTENARIATO TRA EUROPA E GIAPPONE APRE LA STRADA AL PARMESAN 

Rispetto a quanto concordato in precedenza, il testo finale dell'EPA (Economic Partnership Agreement) tra Unione Europea e Giappone avente ad oggetto, inter alia, interventi mirati in materia di Proprietà Intellettuale, da un lato conferma il riconoscimento come IGP da parte delle Autorità nipponiche di 10 prodotti simbolo del nostro Paese nel Mondo quali Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Provolone Valpadana e Taleggio, dall'altro introduce delle eccezioni a tale regola: tra queste è previsto che i formaggi dal nome composto come Grana Padano, Pecorino Toscano o Romano sono tutelabili in Giappone solo nel loro insieme circostanza da cui deriva la possibilità di vendita senza conseguenze legali di prodotti provenienti fuori dall'Italia recanti il marchio"Grana" o "Cheese Padano". Via libera anche alla registrazione del "Parmesan". In entrambi i casi l'accordo prevede comunque che debba essere chiara in etichetta l'origine non italiana dei prodotti.

Normativa di riferimento
 
Periodici Italiani ed Esteri

Postato il: January 2018 - n. 63/2018

Postato da: Alessandra Tavonii

KEY PROCEDURAL CHANGES TO THE INDONESIA TRADEMARK PROSECUTION 

The new Indonesian trademark law (Law No. 20 of 2016), came into effect on 27 November 2016
The new trademark law introduced major overhauls designed to speed up the registration process. 
 
Publication and Substantive Examination 
The publication period has been reduced to 2 months (from 3 months) and publication has been shifted prior to substantive examination. Oppositions received during the publication period are examined together at the substantive examination stage, removing the need to re-examine trademarks subject to opposition.
 
Base Date: ‘Receipt Date’ to ‘Delivery Date’
The new trademark law also brought a shift in the base date for calculating the deadline to respond to opposition and the first office objection, from ‘Receipt Date’ to ‘Delivery Date’. The ‘Delivery Date’ is the post-stamp date and/or the electronic delivery date of the letter from the Indonesian Registry.

As the Indonesian trademark registry communicates these oppositions/objections by post, delays in dispatch of these letters are not uncommon or unheard of. The burden of timely receiving and responding to these non-extendable deadlines is on the applicants and the onus of monitoring publications remains on interested parties.
 
Miscellaneous
Other important changes introduced by the new Trademarks Law include:
Late renewal of trademark registration up to six months from expiry date –for renewal deadlines falling on or after 27 November 2016; and
Filing amendment by way recordal of assignment/changes of name/address for pending applications – restricted to trademark applications filed on or after 27 November 2016.

References

Mirandah Asia - local agent in Indonesia 

Postato il: Dicembre 2017 - n. 62/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

GOOGLE NON E' UN MARCHIO VOLGARIZZATO NEGLI USA 

Con recente provvedimento la Corte Distrettuale USA ha escluso che la parola Google sia entrata nel linguaggio comune americano come denominazione generica dell'attività di ricerca su internet. La decisione trae le mosse dalla controversia instaurata da Google Inc. nei confronti di due ragazzi che avevano acquistato centinaia di domain names inclusivi la parola google. La difesa dei convenuti è stata tutta incentrata sulla asserita decadenza del marchio per avvenuta volgarizzazione e sulla circostanza che negli USA il termine google viene spesso adoperato nel linguaggio comune per indicare l'esecuzione di una ricerca. La Corte ha posto fine alla controversia sancendo che Google costituisce a tutti gli effetti un marchio d'impresa ed escludendone l'avvenuta volgarizzazione. 
 
Periodici italiani ed esteri

Postato il: Dicembre 2017 - n. 62/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

BANDO MARCHI +3 

Il 06.12 u.s. il Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando Marchi + 3. In particolare, con una dotazione di E. 3.825.000.000, la misura ad oggetto, in linea con le precedenti, prevede agevolazioni a favore delle PMI per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea ed internazionali. Le domande potranno essere presentate dietro presentazione delle relative fatture a partire dal 07.03.2018 da PMI titolari di marchi che a decorrere dal 10.06.2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione abbiamo effettuato attività (ad es. deposito, ricerca di anteriorità, azione legale a tutela ecc.) inerenti marchi dell'Unione Europea ed internazionali. 

www.mise.gov.it
www.unioncamere.gov.it

Postato il: December 2017 - no. 62/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

PHARMACEUTICAL INDUSTRY IP PRACTICES IN KOREA UNDER SCRUTINY AGAIN BY THE KFTC 

The Korean Fair Trade Commission ("KFTC") recently conducted another intellectual property (IP) survey towards approximately 70 pharmaceutical companies (approximately 40 foreign and 30 domestic), seeking detailed information regarding their major products, patents, and litigation disputes involving IP in Korea.This follows a similar earlier survey conducted by the KFTC in 2010, which also sought similar information from 48 pharmaceutical companies (30 multinational and 18 domestic).
Background

The new KFTC survey seems to have been driven by two major factors.
First, in December 2016, a new Knowledge Industry Anti-Monopoly Division was established within the KFTC with a specific remit to investigate abuses and increase competition enforcement in knowledge-based industries (such as pharma, biotech, and IT). Moreover, the new governing administration in Korea has indicated a greater desire in general to scrutinize companies' fair trade practices in general.
Second, there was a dramatic increase in the number of patent disputes filed between original drug manufacturers and generics after the implementation of the pharmaceutical product approval-patent linkage system in Korea in 2015. Thus, the KFTC appears interested in investigating any changes in pharmaceutical companies' IP practices since the patent linkage system was implemented, particularly regarding any settlement agreements or other business arrangements that may have been entered into as a result of such IP disputes.

Subject of the Survey

The KFTC appears to have selected the companies targeted by the new survey based mostly on recent sales information, while also taking into account media reports regarding various patent disputes. The questionnaire focused on 202 active pharmaceutical ingredients ("API") selected from a list of prescription drugs with sales exceeding KRW 8 billion (approximately USD 7 million) in 2015. The questionnaire sought details regarding prescription drugs containing the above APIs which were released in Korea or for which drug approval was sought between 2010 to 2016. These details included information regarding (i) the status of launch and sale of original drugs, incrementally modified drugs ("IMDs") and generic drugs, (ii) the status of related patent license agreements, (iii) related patent filing strategies, (iv) the status of related potential disputes, (v) related litigations filed, (vi) any other contracts/agreements/cooperation agreements/arrangements with other pharmaceutical companies (not necessarily limited to the designated 202 APIs), and (vii) utilization of the Korean patent-approval linkage system.
The questionnaire was issued around the end of May and the responses were due in the late June-mid July timeframe.

Anticipated Course of Action

The KFTC will now review the information it has received, and will likely decide in the next few months whether further investigation is needed against specific companies based on the information and materials that have been submitted. If the KFTC finds that a company's response was inadequate or raises additional questions, it may issue a follow-up request for information ("RFI"), or if the KFTC believes a response is particularly suspicious, it may conduct an ex parte raid on the responding company. In 2010, the KFTC issued follow-up RFIs to several companies and conducted dawn raids. We believe that the KFTC may be more aggressive in conducting follow-up investigations this year since this is the first industry survey to be conducted by the new Knowledge Industry Anti-Monopoly Division.
Other Industries Should Stay Alert
While the current survey is limited to pharmaceutical companies, the KFTC may decide to investigate and issue surveys in other industries to determine if IP abuse is occurring in other areas as well. For instance, in 2010-2011, after conducting its pharmaceutical industry survey, the KFTC issued similar surveys to the IT, chemical and mechanical industries.

References

Kim & Chang - local agent in South Korea 


Postato il: October 2017- no.61/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

AMENDMENTS TO THE DESIGN PROTECTION ACT IN SOUTH KOREA 

Several amendments to the Design Protection Act ("DPA") went into effect on September 22, 2017 as follows.

Grace Period for Design Applications Extended to One Year

Under the previous DPA, a design would not be deemed to lose novelty over an identical or similar design as long as the application for the design was filed within six months from the date when the identical or similar design was first laid-open. To take advantage of this grace period under the previous DPA, the applicant had to claim the novelty grace period when filing (i) the application (documentation of the previous disclosure can be submitted within 30 days from the application date), (ii) a response to an office action issued by the Korean Intellectual Property Office ("KIPO"), (iii) a response to an opposition filed by a third party, or (iv) a response to an invalidation action filed by a third party.The amended DPA extends the six month grace period to one year. The amendment also replaced (ii) "when filing a response to an office action issued by KIPO" with (ii) "up until KIPO issues a final decision whether to grant a design registration" (so an applicant can now claim the grace period at any time while the application is still pending).

Proof of Priority Will Be Eased

Under the DPA, in order to claim priority, an application must include drawings substantially identical to the drawings in the foreign priority application, and a copy of the priority application certified by the foreign government would also need to be submitted. The amended DPA allows applicants to submit other documents as confirmation of the details of the foreign priority application. The amendment is designed to eventually allow applicants to use the WIPO Digital Access Service to submit priority documents (the Service allows priority documents to be securely exchanged between IP offices directly), though KIPO has yet to announce detailed guidelines regarding this process, including the list of available countries.

Penalties Increased for Various Offenses

The maximum fine for perjury by a witness, expert witness or interpreter under oath before the Intellectual Property Trial and Appeal Board ("IPTAB") has been increased from KRW 10,000,000 (approximately USD 9,000) to KRW 50,000,000 (approximately USD 45,000).The maximum fine for falsely indicating that a design has been registered or applied for has been increased from KRW 20,000,000 (approximately USD 18,000) to KRW 30,000,000 (approximately USD 27,000).

References


Kim & Chang - local agent in South Korea

Postato il: Ottobre 2017 - n. 61/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

IL PROSCIUTTO DI PARMA RICONOSCIUTO COME IGP IN GIAPPONE 

L'accordo di partenariato tra Unione Europea e Giappone siglato il 06.07 u.s. avente ad oggetto, inter alia, interventi mirati in materia di Proprietà Intellettuale, ha raggiunto un ottimo traguardo. Il Prosciutto di Parma è il 1° prodotto non giapponese ad essere stato riconosciuto come IGP dal Governo locale. Oltre dunque a poter contare delle stesse tutele di cui gode in Europa, il nostro Prosciutto di Parma potrà fregiarsi sul suolo nipponico anche del logo della IG giapponese. Come ha riportato il comunicato ANSA relativo alla notizia ad oggetto  "al di fuori dei confini europei la registrazione del marchio si è dimostrato il metodo più efficace, ma il riconoscimento come Indicazione Geografica permette di rafforzare la tutela del prodotto perché, alla protezione diretta del Consorzio sui diritti di proprietà intellettuale, si aggiunge l'attività di tutela ufficiale da parte delle Autorità locali".

Riferimenti

Periodici italiani ed esteri

Postato il: Ottobre 2017 - n. 61/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

CONCLUSA LA BATTAGLIA SUI DIRITTI DEL MACACO 

L'11.09 u.s. ha trovato finalmente conclusione la vicenda relativa alla spettanza dei diritti autoriali (e di relativo sfruttamento economico) sull'autoscatto che il macaco indonesiano Naruto ha effettuato adoperando l'attrezzatura del fotografo professionista David Slater. La vicenda trova l'epilogo in un accordo con cui il fotografo, riconosciuto unico detentore dei diritti d'autore sulla foto, donerà il 25% dei futuri guadagni derivanti dal relativo sfruttamento ad associazioni che proteggono i macachi. In cambio la PETA, organizzazione no-profit che tutela i diritti degli animali e che ha portato in giudizio il fotografo, ha accettato di rinunciare all'appello. Hanno dunque vinto sia il fotografo che il macaco avendo entrambi contribuito a realizzare uno degli autoscatti più celebri e discussi della storia, in primis sotto il profilo della Proprietà Intellettuale. 

Riferimenti

Periodici italiani ed esteri

Postato il: Settembre 2017 - n. 60/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

L'UE FINANZIA I PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE 

Con avviso pubblicato lo scorso 28.07 sulla Gazzetta Ufficiale, l'UE invita a presentare proposte per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione sul valore e sui vantaggi della Proprietà Intellettuale e sui danni provocati dalla violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale. Le domande possono essere presentate da organizzazioni senza fini di lucro, associazioni ONG, enti pubblici a livello locale, regionale, nazionale, fondazioni universitarie, società private. Le azioni ammissibili riguardano la sensibilizzazione di (i) bambini attraverso attività educative nelle scuole, (ii) giovani cittadini, (iii) responsabili politici ed opinionisti attraverso conferenze e forum. Le domande possono essere presentate entro il 25.09 p.v. e devono essere inoltrate all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). Un milione di euro è la somma disposta a tal fine dalle autorità di bilancio dell'EUIPO. 

Riferimenti

www.uibm.gov.it

Gazzetta Ufficiale UE

Postato il: Settembre 2017 - n. 60/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

IL SELFIE DEL MACACO NARUTO E LA QUESTIONE DEL COPYRIGHT 

Naruto è un macaco di sei anni che vive in Indonesia. David Slater è un fotografo professionista di nazionalità brittanica. Nel 2011 Naruto diventa famoso dopo essersi scattato un selfie in posa sorridente adoperando l'attrezzatura di David Slater. La foto diventa subito virale ed insieme ad essa la questione sulla titolarità del copyright. La PETA, organizzazione no-profit che tutela i diritti degli animali, adducendo che i diritti d'autore sul selfie appartengono alla scimmia, chiama in causa sia il fotografo titolare dell'attrezzatura che la casa editrice rea di aver pubblicato il libro biografico di David Slater nel quale è inserita l'immagine. Nel 2014 il Copyright Office USA e nel 2016 un'autorità giudiziaria affermano che un macaco non può essere titolare di diritti autoriali. La questione è attualmente sotto esame della Corte d'Appello federale nonostante il fotografo abbia affermato di non avere più i fondi per difendersi nel processo.  
 
Riferimenti

Periodici    esteri

Postato il: Agosto 2017 - n. 59/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

OPERATIVO NEL 2018 IL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO 

Con comunicato del 27 giugno u.s. il Presidente del Comitato Preparatorio del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) ha annunciato che nel 2018 sarà operativo il sistema del Brevetto Europeo con effetto unitario. Attraverso tale titolo, rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), con il pagamento di un'unica tassa di rinnovo, sarà possibile ottenere contemporaneamente protezione brevettuale nei 26 Stati UE che hanno aderito al sistema quali Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda. Ricordiamo che tale privativa di diritto industriale non sostituisce bensì si affianca alla tutela brevettuale ad oggi esistente a livello nazionale ed europeo. 

Riferimenti

Periodici italiani ed esteri
www.uibm.gov.it

Postato il: Agosto 2017 - n. 59/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

FIDGET SPINNER: IL MUST HAVE DEL MOMENTO E LA STORIA DEL SUO BREVETTO SCADUTO 

Si chiama fidget spinner: è il gadget del momento e consiste in una trottola a mano che serve ad allontanare lo stress e favorire la concentrazione mentale. L'oggetto in questione è stato ideato nel 1993 dalla statunitense Catherine A. Hettinger, gravemente malata, che ne ha realizzato un prototipo che le consentisse di giocare insieme alla figlia. Nel 1997 l'invenzione viene registrata come brevetto e presentata senza successo alle fiere ed alle principali case produttrici, tra cui la Hasbro (società USA produttrice di giocattoli, seconda al mondo dietro a Mattel). Alla scadenza del brevetto, Catherine è a corto dei 400 dollari necessari per suo rinnovo, perde i diritti di esclusiva, consentendo a chiunque di produrre la trottola antistress. Finale della storia: molti produttori, tra cui la Hasbro, hanno ripreso l'idea ed avviato, seppur con forme e design diversi, la produzione e commercializzazione del gadget. Recentemente anche la rivista Forbes ha dedicato un articolo alla storia del fidget spinner e del suo brevetto scaduto. 

Riferimenti

Periodici italiani ed esteri 

Postato il: August 2017

Postato da: Alessandra Tavonii

News Guidelines about CRI(s) from the Indian Patent Office 

The Indian Office of the General Controller of Patents, Designs and Trademarks (“Indian Patent Office”) issued revised Guidelines on Examination of Computer Related Invention(s) (“CRI(s)”) on June 30, 2017. With the issuance thereof, the Indian Patent Office has proposed to bring much needed clarity and consistency in examination of patent applications for computer related inventions. The present revised guidelines are fourth version of guidelines for examination of CRIs and have been made applicable with effect from June 30, 2017. The present revised guidelines got rid of controversial 3-step test laid down by previous guidelines in order to determine the patentability of CRIs. With this welcome change, the present revised guidelines have made it clear that novel hardware is not a pre-requisite to patentable CRIs. Further, due to absence of any tests or mandatory requirements, the present revised guidelines have shifted the focus of patentability of CRIs on the underlying substance of the inventions. Major takeaways from the present revised Guidelines are:

1. Clarity on “Mathematical Method” Claims:
i.mere presence of a mathematical formula in a claim may not necessarily render it to be a “mathematical method” claim; 
ii.presence of mathematical formulae will not be construed as mathematical method invention relating to systems for encoding, reducing noise in communications/ electrical/electronic systems or encrypting/ decrypting electronic communications etc.

2.Sufficiency of Disclosure Requirement:
i. clarity has been provided to what is “fully and particularly” describing the invention by deleting the illustrations;
ii.clarity on “form and substance” has been provided by deleting the illustrations.

Claims in any form such as method/process, apparatus/system/device, computer program product/ computer readable medium in substance to attract Section 3(k), and hence not patentable.

The expression of the functionality as a “method" is to be judged in its substance in claims having hardware and software relations.

The potential allowance of ‘means plus function’ claim provided that it is clearly defined with the help of physical constructional features in complete specification.

3.The exclusion of claims directed to subject matter relating to the topography or layout of integrated circuits as patentable subject matter, thereby clarifying that the layout of integrated circuits cannot be claimed in conjunction with CRI.

4.The exclusion of the illustrative examples of claims which are not patentable.

On the face of it, the revised guidelines seem very coherent and clear. Hopefully, these positive changes will enhance the confidence of stakeholders and lead to an increase in the R&D activities in this technology domain, which in turn may boost the filing of patent applications on CRIs in India.

References

Khrisna & Saurastri - local agent in India 


Postato il: July 2017

Postato da: Alessandra Tavonii

ANNOUNCEMENT FROM THE KUWAITI PATENT OFFICE 

The Kuwaiti Patent Office announced that, in collaboration with the Gulf Cooperation Council Patent Office, they have completed the formality examination for all pending Kuwaiti patent applications. It is expected that the Kuwaiti Patent Office will communicate this news directly with the agent of records and advise on the next steps—that are still not clear for the time being. Accordi...ng to the regulations, an applicant will have a non-extendable 3 months from the date of notification, for correcting any formality defects. As a recap on Kuwait and patents, in April 2016, we reported that the Kuwaiti Patent Office has adopted the GCC patent law and regulations as its current law and regulations. Following this announcement, we reported that the Kuwaiti Patent Office stopped accepting new patent applications and advised patentees seeking protection in Kuwait to pursue protection via the regional GCC patent system. At the time, the fate of all pending patent applications was uncertain. Then, in July 2016, we reported that Kuwait has acceded to the PCT, which went into force on September 9, 2016. This created a new uncertainty since the GCC Patent Office itself has not acceded to the PCT. The announcement which we report here indicates that the pending Kuwaiti patent applications may be examined soon and decisions issued. In addition, working through the existing backlog could also be an indication that the Kuwaiti Patent Office may very well be preparing to start with a clean slate and reopen its doors in time for accepting the first PCT national stage filings, which would have designated Kuwait. 


References 


Saba & Co. - local agent in Kuwait 


Postato il: Luglio 2017 - n. 58/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

IL PRIMO CASO DI TUTELA DI UN ABITO RELIGIOSO: IL VELO DI MADRE TERESA E' ORA COPERTO DA COPYRIGHT 

E' stata recentemente pubblicata la notizia che il sari ovvero il velo di cotone bianco a strisce azzurre indossato da Madre Teresa di Calcutta, ad oggi uno dei simboli religiosi più noti al mondo, è stato registrato come design industriale dai Missionari della Carità, Ordine fondato dalla Santa 70 anni fa. In particolare, la tutela è stata richiesta nel 2013 e definitivamente concessa nel 2016, ma solo da poco pubblicata. Alla base della tutela e della voluta recente divulgazione della notizia vi è la necessità di mettere al riparo il simbolo dai troppi abusi commerciali atti a svilire la reputazione della Santa e delle suore missionarie. Il legale dell'Ordine ha annunciato che il prossimo obiettivo sarà ottenere la rimozione delle versioni del sari pubblicizzate e vendute su Amazon e sui siti di altri rivenditori.


Normativa di riferimento 


Periodici italiani ed esteri


Postato il: Luglio 2017 - n. 58/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

ARRIVA L'ACCORDO TRA UE E GIAPPONE PER LA TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI 

Lo scorso 06 luglio il Presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker ed il premier giapponese, Shinzo Abe, hanno annunciato l'avvenuta sigla di un accordo di partenariato economico tra Unione Europea e Giappone che prevede, inter alia, interventi mirati in materia di Proprietà Intellettuale. ...In particolare, è stato concordato il riconoscimento diretto sul territorio nipponico, senza alcun onere a carico dei titolari, di circa 205 tra IGP (tra cui vini) e DOP comunitari. Delle 205 indicazioni geografiche oggetto di riconoscimento e tutela contro la contraffazione circa 40 sono italiane: dalle notizie trapelate, in prima linea appaiono il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano, la Mozzarella di Bufala Campana, il Pecorino Romano. Ricordiamo che appena un mese fa analogo accordo è stato siglato tra Unione Europea e Cina, figurando tra le specialità del nostro Paese oggetto di espresso riconoscimento in tale territorio anche il Montepulciano d'Abruzzo.

Normativa di riferimento
 
Periodici italiani ed esteri 

Postato il: Giugno 2017 - n. 57/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

IL MARCHIO LAMBRETTA DICHIARATO DECADUTO IN ITALIA 

Con sentenza n. 7970 del 28.03 u.s. la Cassazione Civile ha concluso la controversia instaurata dalla società indiana Scooters India Ltd, acquirente nel 2002 del marchio "LAMBRETTA", oggetto di registrazione anche in Italia, e la società olandese Brandconcern BV, depositaria in Italia di domande di registrazione di marchio inclusive il termine "lambretta". In particolare, il giudice di legittimità ha confermato le statuizioni della Corte d'Appello che aveva dichiarato non azionabile in quanto decaduto per non uso il marchio italiano "LAMBRETTA" non essendovi prove del relativo utilizzo dal 1985 ossia da quanto la società Lambretta Italia s.p.a. ha interrotto l'importazione degli scooter in Italia. La Suprema Corte ha respinto anche l'argomentazione della società indiana che adduceva la notorietà del marchio e dunque il persistente ricordo dello stesso c/o i consumatori nonostante il mancato uso. Neanche il rinnovo del marchio è stato ritenuto adempimento sufficiente ad evitare la decadenza dello stesso. 

Normativa di riferimento
 
Cass. Civile n. 7970 del 28.03.2017

Postato il: Giugno 2017 - n. 57/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

ANCHE IL MONTEPULCIANO D'ABRUZZO TRA I PRODOTTI IGP TUTELATI IN CINA 



Nel corso del summit economico di Giugno tra UE - Cina i rappresentanti delle parti al tavolo di Bruxelles hanno siglato un'intesa che ha previsto la pubblicazione di una lista di circa 200 tra DOP e IGP da tutelare nei rispettivi confini tramite accordo bilaterale da concludere nel 2017. Sono 26 le specialità italiane che verranno protette in Cina contro imitazioni ed usurpazioni: tra queste l'Aceto balsamico di Modena, il Brunello di Montalcino, la Mozzarella di Bufala Campana, l'Asiago, il Chianti, il Parmigiano Reggiano, il Pecorino Romano, il Dolcetto d'Alba, il Prosciutto San Daniele, il Franciacorta, la Bresaola della Valtellina, il Montepulciano D'Abruzzo, il Vino Nobile di Montepulciano. L'intesa rappresenta motivo di orgoglio per i produttori europei che mirano ad incrementare gli scambi con la Cina. A titolo informativo tra i prodotti cinesi che mirano ad ottenere il riconoscimento come IGP in UE vi sono le mele Yantai, il thè al gelsomino di Hengxian , il riso Panjin ed il mango Baise.


Normativa di riferimento
 
Periodici Italiani ed Esteri


Postato il: Marzo 2017 - Newsletter n. 55/2017

Postato da: Alessandra Tavonii

BANDO MARCHI STORICI 

Con una dotazione complessiva di 4,5 milioni di Euro, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato lo scorso 29 Dicembre un bando deputato a valorizzare i marchi c.d. storici ovvero sia marchi depositati prima del 01.01.1967. La domanda di finanziamento presuppone l'esistenza di un marchio storico debitamente registrato c/o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ovvero c/o l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (con rivendicazione di preesistenza di marchi italiani depositati prima della data di cui sopra). Le attività finanziabili riguardano l'estensione del marchio a livello europeo o internazionale, l'assistenza legale contro la contraffazione, le ricerche di anteriorità ecc. Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti. 

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA 

A partire dal 01.02.2017 entrerà in vigore una versione aggiornata delle norme che disciplinano l'esame dei marchi dell'Unione Europea e dei disegni e modelli comunitari registrati. Tra le novità ci limitiamo a citare che (i) se un'opposizione è rivolta contro una parte dei prodotti/servizi senza essere chiaro contro quali, l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) considererà l'opposizione diretta contro tutti i prodotti/servizi, (ii) se un'opposizione si basa su un marchio rinomato, non sarà necessario indicarne il numero di registrazione, (iii) se una domanda di marchio viene respinta perché presentata in mala fede, sarà esclusa la relativa conversione in domanda di marchio nazionale. 

Postato il: November 2016

Postato da: Alessandra Tavonii

ARIPO: PARTNERING WITH THE EUIPO 

The African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) signed a memorandum of understanding with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) on October 3, 2016. The purpose of the MOU is to increase bilateral cooperation between the two regional organizations in the field of intellectual property.

This cooperation will be achieved by:

  • The publication of ARIPO trademark and industrial design data on EUIPO online information and classification systems
  • The exchange of information between the two countries on the legislative front
  • Providing specialized training to governmental enforcement agencies
  • Holding regular meetings between government officials from both countries to discuss and exchange the latest intellectual property issue
  • Cooperation on the automation and modernization on the IT front

With this MOU, ARIPO shows its commitment to develop and establish a competent IP system and demonstrates its awareness of the strategic importance of IP on the member countries’ economic development. 

References

Saba Intellectual Property - local agents in Middle East 

Postato il: Novembre 2016 - n. 54/2016

Postato da: Alessandra Tavonii

VINO E MARCHIO 

Continuano per il mese di Novembre i nostri approfondimenti sul tema della tutela dei marchi del vino, visto il crescente interesse delle aziende vitivinicole a tale riguardo.

Perché mai un’azienda vitivinicola dovrebbe proteggere il nome del proprio vino come marchio d’impresa? Tra le varie:

●per consentire al potenziale acquirente di identificare l’azienda, familiarizzare con il prodotto, ripetere in occasione di un successivo acquisto la medesima scelta;

●perché il marchio prescelto identifica l’azienda non solo sul mercato ma anche sulla carta dei vini dei ristoranti accompagnando ed orientando la scelta di chi si siede a tavola;

●perché in difetto un concorrente potrebbe approfittare del vuoto di tutela e adottare lo stesso segno per identificare il proprio vino, magari di qualità inferiore.

Tutelare il marchio è il primo passo che un’azienda che ha speso tempo e denaro nell’analisi di aromi, fragranze e persistenze deve compiere. Come si tutela il marchio?

Innanzitutto effettuando in via preliminare la c.d. ricerca di anteriorità. Tale prezioso strumento consente di rilevare la presenza di segni identici/simili tutelati da terzi anteriormente evitando la spiacevole situazione di dover cambiare il nome del proprio vino quando questo è oramai sul mercato. A volte bastano piccole accortezze per evitare o ridurre il rischio di conflitto.

Il marchio nella sua veste verbale/grafica originale ed idonea a non provocare fenomeni di associazione va poi depositato nel territorio di interesse (produttivo e/o commerciale) e per i prodotti di interesse.

A fronte di un piccolo investimento (tasse di deposito e/o spese del consulente) nascono in capo al titolare del marchio diritti esclusivi che durano ben 10 anni rinnovabili alla scadenza per periodi identici e successivi, potenzialmente all’infinito.  

Da ultimo la tutela del marchio passa attraverso un’attenta sorveglianza, attività che deve essere costante perché i tentativi di imitazione sono tantissimi soprattutto all’estero ove i nostri prodotti sono molto conosciuti. Qualche esempio? Il “Vino Amarone della Valpolicella”, uno dei più copiati, soprattutto oltreoceano. E’ bastata una segnalazione per bloccare il vino “Italian Amarone” prodotto da un’azienda dell’Arizona e commercializzato anche su e-bay: il titolare del marchio ha immediatamente attivato la procedura di cancellazione dell’annuncio di vendita su e-bay e la cancellazione è avvenuta senza che controparte potesse replicare proprio perché basata su un precedente marchio registrato. Inoltre, tramite un legale americano è stata inviata alla società USA una diffida a seguito della quale il produttore locale ha cessato la produzione richiedendo mera autorizzazione allo smaltimento delle scorte di magazzino.

Esito favorevole hanno avuto anche le opposizioni attivate contro i marchi (sempre depositati per vini) “Amarone” in Brasile, “Primarone” e “Gran Marone” in Danimarca, “Amar.Uno” in Unione Europea.

E se il marchio non fosse stato tutelato? E se la sorveglianza non fosse stata attiva? E’ il caso di dire che il titolare si sarebbe perduto in un bicchier di.. VINO!

***

In tale ambito ricordiamo che il nostro propone per l’intera stagione autunnale 2016 una speciale offerta riservata alle aziende vitivinicole per la registrazione dei propri “MARCHI DI..VINI”. L’offerta riguarda il deposito dei propri marchi in Italia, Unione Europea (28 Stati) ed Estero (in n. 3 Paesi a scelta designabili con registrazione internazionale).

Per ogni informazione, contattate i nostri uffici:

Studio Rozzi & Consulmarchi, info@studiorozzi.it, tel: 085.421.93.96, Pescara.

 

Postato il: Ottobre 2016 - n. 53/2016

Postato da: Alessandra Tavonii

CAMPAGNA VINO 

Il marchio nel mondo del vino? E’ un valore assoluto: per 9 consumatori su 10 rappresenta una garanzia di qualità e sicurezza.

Nel mercato globale del vino i marchi d’impresa diventano sempre più importanti. Permettono facilmente di riconoscere aziende e prodotti e rappresentano un forte segno di identità che supporta i consumatori nel momento delle loro scelte. 

Sono strumenti essenziali e preziosi per la comunicazione del vino e per la sua commercializzazione sul mercato nazionale ed internazionale.

La creazione dei marchi per il vino, la loro gestione, la loro difesa è un’operazione strategica per le cantine che oggi si confrontano con un mercato complesso, non privo di insidie e di concorrenza non sempre leale.

La tutela dei marchi fa parte di quelle operazioni opportune, non obbligatorie ma certamente consigliabili, nel momento in cui si iniziano ad investire risorse per attività promozionale o di commercializzazione sui marchi prescelti.

Più in dettaglio, i marchi andrebbero protetti (e cioè registrati) prima di presentare il prodotto agli agenti, distributori o clienti e comunque prima di immettere il vino sui mercati esteri.

In generale, con il deposito del marchio è possibile ottenere la protezione e dunque l’esclusiva sul nome commerciale del vino e/o dell’azienda produttrice oppure sugli elementi grafici dell’etichetta o del packaging.  

Non aspettate dunque che la vostra azienda diventi nota nel pubblico di riferimento, altri potrebbero trarre beneficio dai vostri sacrifici e sforzi. Non aspettate che qualcuno pensi al vostri stesso nome e logo.

E’ recente la pubblicazione dei risultati di uno studio effettuato dall’Ufficio dell’UE per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) in materia di vini ed alcolici in generale, quali settori rivelatisi ad alta intensità in termini di uso di marchi ed indicazioni geografiche nonché di disegni e modelli. Ebbene, lo studio ha dimostrato un’elevata presenza di alcolici e vini contraffatti nel mercato dell’UE per una percentuale registrata pari al 3,3% delle vendite. Il report ha evidenziato come le mancate vendite si traducano in una perdita considerevole di posti di lavoro nei settori interessati poiché i legittimi produttori assumono meno personale di quanto avrebbero fatto in assenza di contraffazione. L’EUIPO ha quantificato la perdita annuale di entrate pubbliche sul mercato UE causata dalla contraffazione in circa 1,2 miliardi di Euro. 

***

In tale ambito il nostro studio anche quest’anno propone per l’intera stagione autunnale 2016 una speciale offerta riservata alle aziende vitivinicole per la registrazione dei propri “MARCHI DI..VINI”. L’offerta riguarda il deposito dei propri marchi in Italia, Unione Europea (28 Stati) ed Estero (in n. 3 Paesi a scelta designabili con registrazione internazionale).

Per ogni informazione, contattate i nostri uffici:

Studio Rozzi & Consulmarchi, info@studiorozzi.it, tel: 085.421.93.96, Pescara.

 

 

Postato il: September 2017

Postato da: Alessandra Tavonii

PHILIPPINES: USE REQUIREMENT FOR TRADEMARKS REGISTRATIONS 

The Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL) recently announced changes to the filing of Declaration of Actual Use (DAU) for registered marks. On 7 July 2017, the Registry issued Memorandum Circular No. 17-010 (IPOPHL MC No. 17-010; Subject: Rules and Regulations on Trademarks, Service Marks, Trade Names and Marked or Stamped Containers of 2017) which took effect on 1 August 2017. 

In summary, pursuant to this Memorandum, the DAU form must be filed at the following milestones: 
within three (3) years from the date of filing of the trademark application; within one (1) year from the fifth (5th) anniversary of the registration of the mark; within one (1) year from the date of renewal; and within one (1) year from the fifth (5th) anniversary of each renewal.
 
The new requirement of filing the DAU within one (1) year of renewal only applies to registered marks that are due for renewal on or after 1 January 2017, regardless of the filing date of the Request for Renewal.

The Submission of the DAU within one (1) year from the date of renewal is required for purposes of maintaining the registration.  

References

Mirandah Asia - local agent in Philippines

Postato il: October 2016

Postato da: Alessandra Tavonii

LA CLARIFYING PATENT-ELIGIBLE SUBJECT MATTER UNDER 35 U.S.C. § 101 IN McRO, INC. V. BANDAI NAMCO GAMES AMERICA 

The Federal Circuit reversed a district court ruling that found computer-related method claims ineligible under 35 U.S.C. § 101.  The patents-in-suit, both issued to Maury Rosenfeld, relate to a method of automatically animating lip synchronization and facial expression of animated characters. The method uses a set of rules to define values for transitioning between facial expressions as a function of sequences of sounds in the speech of animated characters. 

In reversing the district court's ruling, the Federal Circuit cautioned against an oversimplification of the claims. The court noted that under the Alice test, "a court must look to the claims as an ordered combination, without ignoring the requirements of the individual steps" in determining the patentability of a method.  Here, the court determined that the claims are limited to rules with particular characteristics. 

Ultimately, the court concluded that the specific structure of the claimed rules prevents broad preemption of all rules-based means of automating lip synchronization. The court noted that the claims focused on a specific asserted improvement in computer animation, i.e., the automatic use of rules of a particular type to be rendered in a specific way. The court explained that while the rules are embodied in computer software that is processed by general-purpose computers, there was no evidence that claims would preempt all uses of rules in 3-D animation or that they even encompassed the same process previously used by animators. In particular, the cited prior art discloses that "an animator's process was driven by subjective determinations rather than specific, limited mathematical rules." Moreover, "motion capture animation provides an alternative process for automatically animating lip synchronization and facial expressions."

Significantly, the Federal Circuit rejected the assertion that the claims ""simply use a computer as a tool to automate conventional activity," noting how "the incorporation of the claimed rules, not the use of the computer" improved the existing animation process. This, according to the Federal Circuit, differentiates the present case from that of Flook, Bilski, and Alice, where "the claimed computer-automated process and the prior method were carried out in the same way."

As a result, the Federal Circuit held "that the ordered combination of claimed steps, using unconventional rules that relate sub-sequences of phonemes, timings, and morph weight sets, is not directed to an abstract idea and is therefore patent-eligible subject matter under § 101." 

References 

Marier & Marier PLLC - local agents in USA 


 

Postato il: Settembre 2016 - Newsletter n. 52/16

Postato da: Alessandra Tavonii

INAUGURATO IL NUOVO DATABASE EUROPEO ANTI-CONTRAFFAZIONE 

L’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha inaugurato un nuovo strumento anticontraffazione. Trattasi dell’Enforcement Database (EDB) ovvero sia una banca dati che consente alle dogane ed alle forze di polizia di riconoscere i prodotti contraffati grazie alle informazioni (ad es. d’imballaggio, di codici identificatori, della logistica) introdotte nel Database direttamente dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale. L’EDB è stato sviluppato sulla base dei registri ufficiali esistenti ed è stato approvato dalla DG TAXUD Commissione Europea e da Europol. Sostanzialmente  una volta creato un account e caricate le informazioni riguardanti prodotti e diritti di proprietà intellettuale, lo strumento invia elettronicamente una domanda d’intervento delle autorità doganali consentendo alla stesse di attivarsi alla frontiera. Presupposto per la creazione dell’account è la titolarità di un marchio registrato con validità all’interno dell’UE.  


CARTIER BLOCCA GLI INTERNET PROVIDER IN UK 

Nel novembre 2014 Cartier International AG, società notoriamente attiva nel settore gioielleria ed orologeria ricorreva dinnanzi ai Tribunali del Regno Unito chiedendo l’emissione di  un’ingiunzione con la quale intimare ai fornitori di servizi internet del Paese di bloccare l’accesso a taluni siti web sui quali era possibile acquistare prodotti costituenti violazione dei diritti sui propri marchi. A seguito accoglimento della richiesta, gli internet provider hanno depositato appello sostenendo che pur esistendo nel Regno Unito una legge statuente il blocco dei siti costituenti violazione del diritto d’autore non si poteva sostenere sussistente  alcuna analogia con i siti all’origine di violazione dei diritti di marchi. Lo scorso 06 Luglio la Corte d’Appello di Inghilterra e Galles ha dato piena conferma alle statuizioni dei giudici di I cure disponendo il totale blocco dei siti internet da parte dei fornitori dei relativi servizi. 

L'UFFICIO EUROPEO ED IL REPORT SULLA CONTRAFFAZIONE 

E’ recente la pubblicazione dei risultati di uno studio effettuato dall’Ufficio dell’UE per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) in materia di vini ed alcolici in generale, quali settori rivelatisi ad alta intensità in termini di uso di marchi ed indicazioni geografiche nonché di disegni e modelli. Ebbene, lo studio ha dimostrato un’elevata presenza di alcolici e vini contraffatti nel mercato dell’UE per una percentuale registrata pari al 3,3% delle vendite. Il report ha evidenziato come le mancate vendite si traducano in una perdita considerevole di posti di lavoro nei settori interessati poiché i legittimi produttori assumono meno personale di quanto avrebbero fatto in assenza di contraffazione. L’EUIPO ha quantificato la perdita annuale di entrate pubbliche sul mercato UE causata dalla contraffazione in circa 1,2 miliardi di Euro.  

Riferimenti operativi

EUIPO

England and Wales Court of Appeal Civil Division Decision of July 06, 2016 

Postato il: Agosto 2016 - Newsletter n. 51/2016

Postato da: Alessandra Tavoni

LA CASSAZIONE E LA VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO “TORTIONATA” 

Dopo oltre dieci anni di contenzioso, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha statuito che il marchio Tortionata appartiene alla società Tacchinardi S.r.l. La tortionata costituisce nome di un dolce tipico di Lodi a base di mandorle appena tostate che la Suprema Corte ha definito specialità esclusiva della pasticceria Tacchinardi nonché marchio oggetto di uso da parte della stessa a far data 1885. Tali considerazioni hanno portato la Corte di Cassazione a riformare le decisioni dei giudici delle precedenti cure riconoscendo contraffazione nella condotta della società L’Arte Pasticcera in seguito incorporata dalla Pasticceria Mazzucchi S.r.l., titolare del marchio medesimo dal 1958 e che aveva portato in causa la Tacchinardi S.r.l. Nell’attesa delle statuizioni della Corte d’Appello di Milano sulla quantificazione dei danni, ricordiamo che la sentenza ad oggetto ha richiamato l’istituto del preuso di un marchio, fattispecie idonea a privare di novità un segno identico o simile depositato/registrato in data posteriore.

 

LA RAI DEVE PAGARE I DIRITTI ALLA EMI ED ALLA WARNER

 

Con recente sentenza la Suprema di Cassazione ha condannato la RAI al pagamento dei diritti autoriali legati alla proiezione delle parole delle canzoni (c.d. karaoke) nelle note trasmissioni televisive Furore e Superfurore. In particolare, a detta dei Giudici di legittimità, non basta essere in regola con il diritto di esecuzione dei testi delle canzoni occorrendo ottenere dai gestori dei diritti anche il permesso di scorrimento del testo delle canzoni su mezzo pubblico quale ad es. la tv. La Corte ha precisato che il c.d. karaoke presuppone la rappresentazione del testo su un supporto ed il diritto di riproduzione del testo non può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l’autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata.

 

LA LEGITTIMAZIONE DEL LICENZIATARIO DEL DESIGN COMUNITARIO AD AGIRE PER RISACIMENTO DEI DANNI PROPRI

 

Con sentenza del 22.06 u.s. la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito il principio secondo cui il licenziatario di un design comunitario non soltanto può agire per contraffazione indipendentemente dall’iscrizione della licenza nel Registro dei disegni/modelli comunitari ma, nell’ottica di garantire allo stesso strumenti adeguati a tutela della propria posizione, è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni propri in un procedimento di contraffazione (debitamente autorizzato qualora licenziatario non esclusivo ed a condizione che abbia preventivamente informato il titolare, qualora licenziatario esclusivo).

Riferimenti operativi

Riviste specializzate italiane

CGUE, C-419/15 del 22.06.2016

Postato il: Luglio 2016 - Newsletter n. 50/2016

Postato da: Alessandra Tavoni

SOSPESO IL BANDO MARCHI + 2 

Il 07.06 u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’avviso di sospensione del Bando Marchi + 2, misura introdotta dal Governo con l’obiettivo di conferire agevolazioni (sotto forma di rimborsi) in caso di registrazione di marchi UE e di marchi internazionali. In particolare, il rimborso era avanzabile per spese sostenute a partire del 01.02.2015. La sospensione del Bando implica ad oggi la preclusione della possibilità di presentare domande di finanziamento ed è stata motivata dall’esaurimento della totalità delle risorse stanziate.

 

CINA E SUD COREA NELLA GUERRA DEI BREVETTI

 

Dopo aver assistito alla guerra tra Samsung ed Apple un nuovo capitolo in tema di contraffazione nel settore della telefonia sta per essere segnato. Questa volta chi fa causa a Samsung Elctronics è il colosso tecnologico cinese Huawei Technolgies Co. Ltd. La controversia è stata intentata sia c/o la Corte Distrettuale USA che c/o la Corte Popolare di Shenzen in Cina. L’azienda cinese anche nota per aver concluso con Ericsson ed Apple accordi di sfruttamento commerciale dei propri trovati, lamenta la violazione di circa n. 12 brevetti di cui n. 8 relativi agli smartphone e  4 relativi alla reti cellulari. In particolare, Huawei sostiene che la concorrente sudcoreana abbia adoperato la tecnologia di propria esclusiva titolarità ideata per l’accesso alle reti 4G senza aver richiesto ed ottenuto alcuna  licenza d’uso. La vicenda ha provocato l’immediata reazione di Samsung che attraverso le parole di Ahn Seong-Ho, capo della sezione che gestisce gli IP rights della società, ha dichiarato di essere intenzionata a rispondere prendendo tutte le misure necessarie anche intentando una nuova causa legale. 

 

IL CASO FIORUCCI: LA CASSAZIONE RINVIA IN APPELLO SUL TEMA DEL PATRONIMICO

 

Con pronuncia n. 10826 del 25 Maggio u.s. la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in settori merceologici identici o affini non è possibile adottare come segno distintivo il proprio nome anagrafico se lo stesso in precedenza è stato validamente registrato come marchio, ha acquisito notorietà ed è stato poi ceduto a terzi. La controversia da cui deriva la pronuncia in esame trae le mosse dalla condotta dello stilista (recentemente scomparso) Elio Fiorucci il quale dopo aver ceduto a terzi tutti i marchi denominativi e figurativi inclusivi il cognome Fiorucci, aveva registrato ed utilizzato per abbigliamento, accessori, addirittura per una linea di dolcificanti, i marchi Love Therapy by Elio Fiorucci e Love Therapy Collection by Elio Fiorucci. I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto la condotta dello stilista pienamente conforme ai principi di correttezza professionale valutando come l’impiego del nome oltre che del cognome, l’utilizzo di caratteri dimensionali ridotti rispetto ai termini Love Therapy, l’adozione della particella by avessero come unica funzione quella di indicare l’apporto creativo di Elio Fiorucci nelle attività ad oggetto, con scopo dunque meramente descrittivo. Di contro la Cassazione ha ritenuto che l’impiego del patronimico Fiorucci avesse travalicato l’esigenza descrittiva rivelando una valenza puramente commerciale. In particolare, la Corte ha stabilito che l’uso commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale, non potendo avvenire in funzione di marchio ma solo in modalità descrittiva con conseguente contraffazione qualora il marchio accusato contenga il patronimico protetto seppur accompagnato da altri elementi. La vicenda è ora ritornata al vaglio della Corte d’Appello.  

Riferimenti operativi

Riviste specializzate italiane ed estere

(GU n.131 del 7-6-2016)

Sentenza n. 10826 del 25.05.2016

Postato il: Giugno 2016 - Newsletter n. 49/16

Postato da: Alessandra Tavoni

EFFETTI DELLA BREXIT SU MARCHI, DESIGN E BREVETTI EUROPEI 

La decisione della Gran Bretagna di abbandonare l’UE non impatta sul sistema del Brevetto Europeo essendo l’EPO un ente amministrato dalla Convenzione sul Brevetto Europeo e non un’istituzione comunitaria. Da ciò deriva che il Regno Unito continuerà ad essere Stato membro dell’EPC con conseguente possibilità di depositare domande di Brevetto Europeo designanti detto Paese il quale, tuttavia, non sarà più essere membro del Brevetto Unitario. Diverso è l’impatto che l’uscita dall’UE della Gran Bretagna avrà in materia di Marchi e Design dell’Unione Europea essendo l’EUIPO anche un ente comunitario. I Marchi e Design dell’Unione Europea attualmente coprono il Regno Unito e, pertanto, restiamo in attesa di sapere se verranno introdotte diposizioni transitorie che preserveranno la vigenza degli stessi ovvero se sarà necessaria una nuova registrazione. Ad ogni modo il processo per lasciare definitivamente l’UE richiede almeno n. 2 anni con conseguente mantenimento dello status quo in materia per l’intero periodo.

  

GLI SPOT PUBBLICITARI DELLA BMW E LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Con sentenza del 07 giugno u.s. il Tribunale di Milano (Sez. Specializzata in Materia d’Impresa) ha accolto le doglianze avanzate dalla società produttrice alcuni spot pubblicitari inerenti il marchio BMW qualificando la condotta di BMW Italia S.p.a. violativa dei diritti d’autore in capo alla parte attrice. In particolare, la ricorrente sosteneva che i video realizzati su incarico di BMW fossero stati prima modificati e poi diffusi in rete, senza autorizzazione alcuna e senza indicazione del proprio nome, in qualità di autore dell’opera. L’Autorità giudicante da un lato, applicando la tipologia contrattuale dell’appalto d’opera, ha ricompreso tra i diritti di utilizzazione economica ceduti a favore di BMW anche il diritto di divulgazione dei video via internet, dall’altro ha riconosciuto la lesione dei diritti morali dell’autore per non essere questi stato citato nei video diffusi in rete. Conseguentemente, la società automobilistica è stata condannata al risarcimento del danno liquidato in via equitativa nell’importo di 1/3 del prezzo degli spot.  

 

LA CLASSIFICA 2016 DEI BRANDI PIU’ FORTI AL MONDO

Anche per quest’anno Brand Finance, società inglese da anni attiva nella consulenza e valutazione del valore economico di marchi ed azienda, ha stilato la Brand Finance Global 500, classifica dei 500 marchi più forti al mondo. Tenuto conto di fattori diversi dal valore economico puro (investimenti in ricerca e sviluppo, reti distributive, pubblicità, quota di mercato, crescita, immagine c/o consumatori, analisi finanziari ecc.) al 1° posto si colloca il marchio Walt Disney che ha acquisito i diritti sulla nota saga Star Wars il cui settimo episodio, trasmesso nelle sale lo scorso dicembre, ha registrato un record di incasso. Walt Disney è seguito a ruota da Lego, L’Oreal, PWC, McKinsey, Nike, Johnson, Coca Cola, NBC, Google. La classifica dei marchi dal maggiore valore economico vede in vetta Apple (145,918 miliardi di dollari) seguito da Google, Samsung, Amazon, Microsoft, Verizon, AT & T, Walmart, China Mobile, Wells Fargo. In crescita i marchi cinesi WeChat e Huawei. Nove i marchi italiani in classifica: Generali, Eni, Enel, Telecom, Italia Group, Gucci, Fiat, Ferrari, Unicredit e Jeep.

 

Riferimenti operativi

 

Sentenza n. 7020 del 07.06.2016

Periodici Italiani ed Esteri

Postato il: Maggio 2016 - Newsletter n. 48/16

Postato da: Alessandra Tavoni

GLI USA AMANO IL GRANA MA BEAUTIFUL PREFERISCE IL PARMIGIANO 

Il 26 Aprile u.s. è stata trasmessa sulle nostre reti la puntata della soap opera più longeva al mondo, Beautiful, nella quale uno dei protagonisti ha chiamato inaspettatamente in causa due eccellenze del made in Italy evidenziando, tuttavia, una netta preferenza. In particolare, l’attore in questione, tornato a casa dal supermercato, ha aperto la busta esclamando “NO! Ho comprato il Grana Padano invece del Parmigiano Reggiano!” uscendo nell’immediato per rimediare. L’episodio ha scatenato la protesta del Consorzio del Grana Padano il quale, dopo aver appurato l’esattezza della traduzione italiana trasmessa da Mediaset, ha intentato causa alla produzione di Beautiful chiedendo un risarcimento milionario. Al riguardo il direttore del consorzio ha precisato che la condotta in questione costituisce messaggio pubblicitario denigratorio che svilisce il prodotto DOP più consumato al mondo e che ha trovato proprio negli USA, dopo la Germania, il secondo mercato mondiale.

 

FEDEZ E GIGI D’ALESSIO ABBANDONANO LA SIAE E PASSANO A SOUNDREEF 

Il 29 Aprile u.s. il rapper italiano Fedez ha annunciato a mezzo comunicato stampa di aver abbandonato la SIAE (Società Italiana Autori Editori) affidando la raccolta dei propri diritti d’autore a Soudreef, società costituita in UK nel 2011, ufficialmente riconosciuta dall’Ufficio IP locale, che offre servizi alternativi a quelli delle tradizionali società di gestione collettiva, autorizzando le imprese ad utilizzare/diffondere musica in esercizi commerciali ed eventi live. L’esempio del rapper è stato seguito anche dal cantante Gigi D’Alessio il quale ha conferito a Soudreef mandato di riscossione dei propri proventi a partire dal 1 gennaio 2017. Entrambi gli artisti hanno evidenziato la trasparenza della società in questione nella rendicontazione degli utilizzi e nel pagamento delle royalties nonché gli effetti positivi di una libera concorrenza anche nel mercato ad oggetto.

 

LA CINA RICONOSCE LA NOTORIETA’ DEL MARCHIO FACEBOOK MA NON DI IPHONE 

Il 28 Aprile u.s. il Tribunale di Pechino ha invalidato la registrazione del marchio face book richiesta ed ottenuta con successo nel 2014 da Zhongshan Pearl River Drinks Factory, società cinese attiva nella commercializzazione di patatine e verdure in scatola. Per vincere la causa la società di Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha dovuto dimostrare la notorietà del marchio anche sul territorio cinese in data anteriore al 2014 con considerevoli sforzi dato che la piattaforma social non è ancora autorizzata ad operare in Cina. Lo stesso Tribunale ha recentemente escluso la notorietà del marchio iPhone nella causa intentata dalla Apple avverso la società cinese Xintong Tiandi Technology, titolare dal 2007 del marchio IPHONE per accessori in pelle. Ciò è testimonianza di un orientamento molto protezionistico delle Autorità IP Cinesi, circostanza da cui deriva la necessità di considerare vari aspetti in sede di deposito del proprio marchio in Cina.

Riferimenti operativi

Periodici Italiani ed Esteri

Postato il: Aprile 2016 - Newsletter n. 47/16

Postato da: Alessandra Tavoni

26 APRILE – SAVE THE DATE 

Il 26 Aprile u.s. l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) ha celebrato la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, evento istituito per proclamare il ruolo fondamentale rivestito dai diritti di Proprietà Intellettuale (marchi, brevetti, disegni industriali, diritto d’autore) nella promozione dell’innovazione e della creatività. La data del 26 Aprile è stata scelta poiché proprio il 26 Aprile 1970 entrò in vigore la Convenzione Istitutiva dell’Organizzazione. Il tema di quest’anno è Creatività digitale: reinventare la cultura. Come evidenziato dal Direttore Generale del WIPO, Mr. Francis Gurry, la cultura è stata oramai reinventata con la creatività digitale: il modo in cui le opere creative sono prodotte, distribuite, fruite in tutto il mondo è stato ripensato come conseguenza della tecnologia digitale. Internet è un palcoscenico mondiale, pertanto, occorre trovare il giusto equilibrio che garantisca una corretta tutela  ai creatori ed innovatori che arricchiscono il nostro mondo.

 

QUANDO L’IMITAZIONE DEI PRODOTTI THUN COSTUITUSCE CONCORRENZA SLEALE

Con sentenza del 16.02 u.s. (n. 1935/2016) il Tribunale di Milano (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) ha accolto le doglianze avanzate da THUN S.p.A., società italiana attiva nella realizzazione di complementi di arredo ed oggetti da collezione in ceramica, doglianze deputate a riconoscere la contraffazione da parte la società concorrente Due Esse Distribuzione S.r.l. di una serie di propri disegni oggetto di anteriore registrazione. In particolare, la ricorrente aveva invocato anche la legge sul diritto d’autore affermando il valore artistico delle proprie statuette e la cumulabilità della tutela autoriale con quella del design industriale. L’Autorità Giudicante, in pieno accoglimento delle richieste di THUN, ha qualificato la condotta di Due Esse i) contraffazione di design registrato, (ii) contraffazione di diritto d’autore, (iii) concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ed ha condannato la soccombente al risarcimento dei danni, ritiro dal mercato e distruzione dei prodotti violativi i diritti di THUN nonché pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla rivista Vanity Fair e sul proprio sito internet.

 

GOOGLE BOOKS E LA VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT

E’ recente la decisione della Corte Suprema USA che ha visto concludere la controversia avanzata nel lontano 2005 dalla Authors Guild ad alcuni autori indipendenti avverso Google Inc. e deputata a contestare il servizio Google Books il quale, digitalizzazione milioni di libri, fornisce al pubblico accesso gratuito a piccole porzione di libri. In particolare, gli autori contestavano il fatto che attraverso Google Books sia possibile scaricare versioni integrali di libri coperti e non da copyright con conseguente rischio di rovinare il proprio mercato del lavoro. Confermando le statuizioni dei giudici di precedente grado, la Corte Suprema ha statuito che la fornitura da parte di Google di copia digitale previa ricerca costituisce fair use ovvero uso trasformativo che aumenta la conoscenza pubblica mettendo a disposizioni informazioni sui libri senza fornire agli utenti un sostituto completo del materiale protetto da copyright.


Riferimenti operativi

WIPO  

Tribunale di Milano (Sez. Spec.) sentenza n. 1935 del 16.04.2016

Periodici italiani ed esteri

Postato il: Marzo 2016 - Newsletter n. 46/15

Postato da: Alessandra Tavoni

LA VOLGARIZZAZIONE DEL TERMINE SPA PER SAUNE MA NON PER COSMETICI 

Con decisione del 16 marzo u.s. il Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che il termine spa costituisce termine generico e descrittivo per luoghi dedicati all’idroterapia quali hammam o saune, ma non anche per prodotti di cosmetica. La vicenda che ha portato a tale statuizione trae le mosse dal deposito da parte della nota società inglese The Body Shop del marchio Spa Wisdom in relazione a prodotti di cosmetica. Avverso la domanda ha presentato opposizione la società belga Spa Monopole, Compagnie Fermière de Spa, titolare di anteriori registrazioni tutte inclusive del termine SPA seppur richieste per acque minerali e gassate. Nel 2014 l’UAMI accoglie l’opposizione rinvenendo sussistente il rischio di confusione tra i marchi ad oggetto. La decisione è stata confermata dal Tribunale il quale ha statuito sia che il carattere generico del termine spa nel settore saune non possa essere esteso ai prodotti di cosmetica e sia che le acque minerali possono essere utilizzate come ingredienti per prodotti cosmetici con conseguente rischio di associazione per il pubblico dei consumatori.


I GIOCATORI DI POLO E LA CONTRAFFAZIONE AI DANNI DI RALPH LAUREN

Con decisione n. 13029 il Tribunale di Milano (Sezione Specializzata in materia di imprese) ha accolto il ricorso avanzato dalla nota società Polo Lauren Company L.P.  dichiarando la nullità ed accertando il carattere contraffattivo di numerosi marchi italiani registrati dalla società giapponese R & D Hong Kong Limited accomunati dall’adozione dell’elemento grafico del giocatore di polo in sella ad un cavallo ovvero dell’espressione Polo Club (Greenwich Polo Club, Harwey Miller Polo Club ecc.). Nonostante la resistente avesse addotto l’avvenuta convalida dei propri marchi, l’Autorità Giudicante, oltre a sottolineare il carattere notorio dei marchi Ralph Lauren con conseguente accesso a tutela ultramerceologica, ha sancito il principio secondo cui l’esistenza di una serie/famiglia di marchi può determinare rischio di confusione nel caso in cui il terzo adotti un segno che riproduca l’elemento costante e distintivo di quella serie inducendo il consumatore a ritenere sussistente una connessione. E’evidente la titolarità da parte di Polo Lauren Company di una serie di marchi recanti tutti il disegno del giocatore di polo in sella ad un cavallo seppur contraddistinguendo prodotti differenti.

 

KYLIE MINOGUE VERSUS KYLIE JENNER: QUANDO IL NOME DIVENTA UN BRAND

E’ recente la notizia che la cantante australiana Kylie Minogue abbia depositato opposizione c/o l’Ufficio Marchi USA (USPTO) avverso la registrazione del marchio Kylie da parte di Kylie Jenner teenager divenuta famosa in USA grazie al reality show I Karadashian. In particolare, la cantante ha presentato ricorso adducendo sia la sussistenza del rischio di confusione c/o il pubblico con i marchi di cui la stessa titolare (Kylie Minogue Darling, Lucky - the Kylie Minogue musical) sia il rischio di associazione della propria figura con quella della teenager. Ricordiamo, in materia di uso del patronimico, l’orientamento maggioritario nella nostra giurisprudenza secondo cui la registrazione come marchio di un certo nome anagrafico esclude che lo stesso possa essere adottato da un terzo per settori identici o affini, anche qualora si tratti della persona che legittimamente porti quel nome. Resta salva la possibilità di utilizzo di quel nome all’interno di una denominazione/ragione sociale purché lo stesso sia giustificato dall’esigenza puramente descrittiva inerente attività e prodotti/servizi offerti.

 

Riferimenti operativi

Tribunale UE, R-1516/2012-4, decisione del 16.03.2016

Riv.Dir.Industriale, n. 4/2015

Periodici italiani ed esteri 

Postato il: Febbraio 2016 - Newsletter n. 45/15

Postato da: Alessandra Tavoni

IL DIARIO DI ANNA FRANK E LA CONTROVERSIA SUL COPYRIGHT 

Il 01 gennaio 2016 un professore universitario ed una parlamentare di nazionalità francese hanno pubblicato on-line la versione integrale ed in lingua originale del Diario di Anna Frank, manoscritto di notorietà mondiale che racconta gli ultimi anni della vita di Anna, giovane ebrea uccisa nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. La pubblicazione del testo è stata motivata dalla durata del copyright nella normativa europea: fino a n. 70 anni dalla morte dell’autore, nel caso di Anna fissata convenzionalmente al 01 gennaio 1945. Sulla pubblicazione, tuttavia, è sorta una vera e propria disputa poiché la Anne Frank Fonds, fondazione che gestisce i diritti d’autore del libro, ha affermato che il Sig. Otto Frank, padre di Anna, rimise insieme ed apportò modifiche ai manoscritti acquisendo così la qualifica di co-autore. Poiché il Sig. Otto è morto nel 1980, la Fondazione ritiene di dover gestire i diritti sino al 2050 ed ha già inviato una lettera ai responsabili della pubblicazione intimando loro il rispetto dei diritti autoriali. A titolo informativo si contano in oltre 30 milioni le copie del Diario vendute nel mondo.

 

MAX MARA E LA CONTRAFFAZIONE DEL BREVETTO SULLE TASCHE

Con decisione n. 472/2016 il Tribunale di Milano ha accolto le richieste avanzate dalla nota società di moda Max Mara deputate a dichiarare l’avvenuta contraffazione del brevetto di cui la stessa titolare da parte delle società Gruppo Germani S.r.l. e Passatempo S.p.A. In particolare, Max Mara affermava che il modello di pantalone Backup lanciato da Germani e recante il marchio Kokka avesse copiato il brevetto di cui proprietaria ed avente oggetto tasche di pantalone realizzate con cuciture di tessuto idonee a conferire dimensione tridimensionale e modellare i glutei della donna che li indossa. Al riguardo, il Tribunale ha innanzitutto ribadito la piena validità del brevetto di Max Mara, attribuendo allo stesso la risoluzione di un problema tecnico quale la riduzione dello schiacciamento dei glutei con conseguente miglioramento del confort e della gradevolezza estetica. Conseguentemente, l’Autorità Giudicante ha ordinato alle convenute di i) ritirare il prodotto Backup dal mercato, ii) cessarne ogni ulteriore commercializzazione, iii) restituire tutti gli utili conseguiti. 

 

IN ARRIVO IL NUOVO MARCHIO UE

Il Regolamento UE 2015/2424 ha introdotto importanti modifiche in materia di marchi comunitari. In particolare, a partire dal 23 marzo 2016 cambieranno gli importi delle tasse applicabili ai nuovi depositi di marchi comunitari e sarà necessario effettuare una specificazione dei prodotti/servizi rivendicati genericamente, ovvero sia a mezzo indicazione di tutta la classe, nei marchi depositati prima del 22.02.2012. Lo Studio Rozzi & Consulmarchi procederà ad inviare apposito approfondimento su quanto in oggetto.    

Riferimenti operativi

Periodici italiani ed esteri

Tribunale di Milano n. 472/20161

Regolamento UE 2015/2424

Postato il: Gennaio 2016 - Newsletter n. 44/15

Postato da: Alessandra Tavoni

BANDO MARCHI + 2: RIMBORSABILI FINO AL 90% I COSTI DI REGISTRAZIONE/TUTELA PER I MARCHI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 

Con una dotazione finanziaria di E. 2.800.000 il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto agevolazioni finanziarie per favorire la registrazione di marchi comunitari ed internazionali da parte delle PMI con sede legale ed operativa in Italia.  In particolare, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03 dicembre u.s. il Bando Marchi + 2 che permette di coprire sino al 90% delle spese sostenute quali progettazione del marchio comunitario e/o internazionale, assistenza al deposito, estensione di un marchio internazionale già registrato, ricerche di anteriorità, assistenza legale per la tutela del marchio (ad es. in caso di opposizione, rifiuto, rilievi), tasse di registrazione.

Due le linee di intervento previste dal Bando:

-          Misura A: agevolazioni per la registrazione di marchi comunitari c/o l’UAMI

-          Misura B: agevolazioni per la registrazione di marchi internazionali c/o il WIPO

Tutte le spese devono essere sostenute a decorrere dal 01 febbraio 2015 ed in ogni caso prima della trasmissione della richiesta di agevolazione PREVISTA PER IL 01 FEBBRAIO 2016 A PARTIRE DALLE ORE 9:00.

***

Esempi di importi massimi agevolabili: 

-          Misura A: fino ad E. 6.000 per ciascuna domanda di marchio comunitario.

- Misura B:

a)     fino ad E. 6.000 per ciascuna domanda di marchio internazionale che designi un solo Paese;

b)    fino ad E. 7.000 per ciascuna domanda di marchio internazionale che designi due o più Paesi;

c)     fino ad E. 7.000 per ciascuna domanda di marchio internazionale che designi USA o CINA;

d)    fino ad E. 8.000 per ciascuna domanda di marchio internazionale che designi USA e/o Cina e uno o più Paesi.

***

Per accedere all’agevolazione è richiesto:

1.     compilare il form disponibile sul sito www.marchipiu2.it;

2.     inviare a mezzo PEC la domanda con la documentazione allegata entro n. 5 giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form.

 

Lo Studio Rozzi & Consulmarchi è disponibile ad assistervi nella

redazione e trasmissione della richiesta di agevolazione.

Vi invitiamo a contattarci per ulteriori informazioni.

 

________________________________

 

Riferimenti operativi

www.uibm.gov.it  

Postato il: Dicembre 2015 - Newsletter n. 43/15

Postato da: Alessandra Tavoni

BANDO MARCHI + 2 

Lo scorso 03 Dicembre il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il bando “MARCHI + 2” con l’obiettivo di agevolare le micro, piccole e medie imprese nell’estensione all’estero dei propri marchi. In particolare, con una dotazione finanziaria di E. 2.800.000 tale intervento è deputato a favorire la registrazione di marchi comunitari c/o l’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno) ed internazionali c/o il WIPO (Organizzazione Mondiale per la P.I.). Le domande di agevolazione potranno essere presentate a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta.

 

BANDO DISEGNI + 3 


Lo scorso 03 Dicembre il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il bando “DISEGNI + 3”. Con una dotazione finanziaria di E. 4.700.000 sono concesse agevolazioni alle micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti destinati alla messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 – produzione) e per la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – commercializzazione). Il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 ovvero entrambe. Alla domanda vanno allegati i preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni richiesti. Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 90° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta.

 

BANDO BREVETTI + 2 

Dal 06 Ottobre u.s. sono operative le agevolazioni introdotte dal bando“BREVETTI + 2” pubblicato del Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – UIBM e gestito da Inviitalia, l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. Le agevolazioni sono rivolta alle micro, piccole imprese destinata aventi sede legale e operativa in Italia titolari o licenziatari di brevetto rilasciato successivamente al 01.01.2013 ovvero depositari di una domanda di brevetto dopo il 01.01.2013 ovvero in possesso di opzione d’uso o accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un brevetto rilasciato dopo il 01.01. 2013 ovvero che sono spin-off accademici costituiti da meno di 12 mesi e titolari di un brevetto concesso successivamente al 1° gennaio 2012. 

Riferimenti operativi

UIBM 

Postato il: Novembre 2015 - Newsletter n. 42/15

Postato da: Alessandra Tavoni

KIKO BATTE WJCON: IL CONCEPT DEL NEGOZIO COME OPERA D’ARTE 

Con sentenza del 13.10 u.s. il Tribunale di Milano (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) ha accolto le doglianze avanzate da KIKO s.p.a., società avente sede a Bergamo, titolare del noto marchio della cosmesi KIKO, contro la società concorrente Wjcon s.r.l. Le richieste erano deputate a riconoscere la pedissequa imitazione del concept che caratterizza i negozi KIKO. In particolare, la ricorrente sosteneva che dal 2009 la concorrente avesse utilizzato nei propri punti vendita gli elementi di arredo tipici dei propri stores quali simmetrie negli open-space, grafiche retro-illuminate, combinazione di colori bianco-nero-rosa-viola, luci effetto discoteca. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che il concept dei negozi KIKO risulta tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore poiché dotato di carattere originale e creativo giudicando conseguentemente la convenuta colpevole di concorrenza parassitaria e condannando la medesima al risarcimento danni di E. 716.250.

NUOVI FONDI PER IL BANDO DISEGNI + 2

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di stanziare altri 20 milioni di Euro da destinarsi alle domande di agevolazione presentate al 13 gennaio 2015 in relazione al bando DISEGNI + 2. La riapertura vede coinvolte le imprese che hanno presentato richiesta di accesso al precedente bando ma le cui domande non hanno trovato accoglimento per esaurimento fondi. Ricordiamo che il bando ad oggetto concede incentivi sotto forma di contributi in conto capitale per la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1) e la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2).

 

LA REGIONE ABRUZZO FINANZIA L'INNOVAZIONE DELLE PMI 

Con una dotazione finanziaria di E. 8 milioni, il 03 novembre u.s. la Regione Abruzzo ha pubblicato un bando finalizzato a sostenere progetti di innovazione tecnologica, di processo ed organizzativa da parte delle piccole-medie imprese localizzate nel territorio regionale. In particolare, le imprese interessate possono presentare domanda sulla piattaforma informatica della Regione per le spese sostenute dal 01 gennaio 2015 fino a n. 30 giorni successivi dalla pubblicazione del bando. Le spese agevolabili sono spese di acquisto macchinari, attrezzature, software e hardware dedicati al progetto di innovazione, servizi di consulenza utilizzati ai fini della realizzazione del progetto d’innovazione, acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how ecc. La spesa minima ammissibile è di E. 50.000 ed il contributo massimo richiesto in termini percentuali non può essere superiore al 50% dei costi ammissibili. L’avviso pubblico è a disposizione sul portale della Regione Abruzzo nella sezione bandi.

Riferimenti operativi

Riviste specializzate

Regione Abruzzo 

Postato il: Ottobre 2015 - Newsletter n. 41/15

Postato da: Alessandra Tavoni

L’ITALIA ADERISCE AL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO 

Con comunicazione del 30.09 u.s. la Commissione Europea ha annunciato di aver accettato la formale richiesta dell’Italia di aderire al Brevetto Unico Europeo. Ad oggi l’European Patent Office (EPO) gestisce il Brevetto Europeo quale fascio di brevetti nazionali con validità limitata ai soli Paesi selezionati dal richiedente in sede di deposito. Ratio del Brevetto Unitario è conferire automaticamente protezione uniforme a tutti gli Stati UE attraverso un unico iter ed un unico pagamento. Il Brevetto Unitario potrà entrare in vigore solo se l’accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti verrà ratificato da tutti gli Stati firmatari. Finora né la Germania né il Regno Unito hanno proceduto a ratifica. In ogni caso, la Commissione UE ha definito l’adesione del ns. Paese come una grande svolta, in quanto l’Italia è il quarto più grande mercato in Europa in termini di convalida di brevetti.

 

HAPPY BIRTHDAY TO YOU E LA QUESTIONE DEL COPYRIGHT

Happy Birthday To You è la canzone più popolare al mondo. La melodia originale, intitolata Good Morning To You, è composta nel 1893 da due maestre d’asilo statunitensi e pubblicata a mezzo casa discografica Clayton F. Summy Company. Nel corso degli anni si moltiplicano le versioni con il testo sul compleanno e nel 1935 la Clayton registra i diritti sulla versione intitolata Happy Birthday To You. Nel 2013 una regista indipendente, girato un film sulla canzone, decide di portare in Tribunale la Warner Chappel Music, azienda di editoria musicale che a seguito acquisizione della Clayton era subentrata nei diritti d’autore. Secondo il giudice federale di Los Angeles, la Clayton e conseguentemente la Warner Chappel Music non avevano alcun diritto di registrare le parole di Happy Birthday in quanto semmai in possesso dei diritti sulla prima versione della canzone, quella stilata dalle maestre d’asilo. Conseguentemente Happy Birthday To You costituisce testo libero da altrui copyright e, pertanto, di pubblico dominio.

 

LINDT VERSUS HARIBO E LA GUERRA DEGLI ORSETTI

Haribo perde in appello, Lindt 'non ha copiato i suoi orsetti' E’ di recente pubblicazione la decisione del Bundesgerichtshof, massima istanza federale tedesca in materia civile e penale che, confermando la sentenza del giudice di II cure, ha stabilito che gli orsetti di cioccolata distribuiti dalla nota società svizzera Lindt non costituiscono contraffazione delle caramelle gommose, a forma di orso, prodotte e commercializzate dalla società tedesca Haribo. La vicenda trae le mosse dalla richiesta della Haribo di procedere al ritiro degli orsi di cioccolata adducendo la somiglianza con le proprie caramelle, stante il comune colore giallo/oro ed il fiocchetto rosso al collo. La Corte Federale ha definitivamente respinto le doglianze della ricorrente evidenziando l’effettiva distanza tra un prodotto in cioccolata ed uno gommoso ed escludendo anche la sussistenza di una qualsivoglia forma di monopolio sul design tridimensionale di un orso. 

 Riferimenti operativi

UIBM

COMMISSIONE EUROPEA 

Periodici italiani ed esteri

Postato il: Settembre 2015 - Newsletter n. 40/15

Postato da: Alessandra Tavoni

CALEFFI E LO SPOT CON LA SOSIA DI AUDREY HEPBURN 

Con sentenza del 21 gennaio u.s. il Tribunale di Milano ha accolto le richieste di risarcimento danni avanzate dagli eredi di Audrey Hepburn nella controversia promossa contro Caleffi S.p.A., società italiana attiva nel settore biancheria per la casa. Nel caso di specie i ricorrenti lamentavano l’indebita utilizzazione nell’ambito di iniziativa commerciale della convenuta dell’immagine di una donna ferma dinnanzi alla vetrina di una gioielleria recante accessori chiaramente evocativi della persona di Audrey Hepburn nella storica interpretazione del film Colazione da Tiffany. Sul punto l’autorità giudicante ha precisato che la tutela dell’immagine di cui all’art. 10 del Codice Civile ricomprende anche elementi non immediatamente riferibili alla persona quali abbigliamento, ornamenti e trucco qualora idonei a richiamare nella mente dello spettatore il personaggio notorio al quale detti elementi sono strettamente connessi. Di contro il Tribunale ha escluso la violazione della normativa sul diritto d’autore posto che i ricorrenti non avevano contestato alla Caleffi l’illegittima utilizzazione di un ritratto quanto la ricostruzione fotografica non autorizzata di un contesto e di un personaggio.

 

IL PRINCIPATO NON PUO' REGISTRARE IL MARCHIO MONACO

Con recente sentenza il Tribunale UE ha rigettato il ricorso avanzato dalla Marques de l’Etat de Monaco (società di diritto monegasco - emanazione del Governo del Principato) avverso la decisione che in I istanza aveva negato la registrazione del marchio comunitario MONACO per prodotti e servizi di vario genere, tra i quali, fotografie, servizi di trasporto, divertimento, attività sportive, alloggi temporanei. Nonostante nel 2010 il Principato di Monaco avesse conseguito con successo in sede internazionale (WIPO) la registrazione di tale marchio, l’UAMI ha rifiutato di estenderne la protezione sul territorio comunitario fondando il diniego sull’assenza di capacità distintiva del segno il quale si limiterebbe ad identificare la mera provenienza geografica dei prodotti e servizi richiesti. Si ricorda che ai sensi dell’art. 7.1) c del Regolamento sul Marchio CE sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare, inter alia, la provenienza geografica del prodotto/servizio richiesto.

 

DEFISCALIZZAZIONE IN MATERIA DI IP: VARATI I DECRETI ATTUATIVI 

Il 29 luglio u.s. il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno firmato di concerto il decreto attuativo del Patent Box a mezzo del quale sono state illustrate le modalità di fruizione del beneficio della tassazione agevolata prevista per i redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali. In particolare, il D.M. ha specificato i passaggi che consentono di determinare la quota di reddito agevolabile con conseguente deduzione della base imponibile complessiva pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 ed al 50% nel 2017 del reddito derivante dall’utilizzo (concessione in uso ovvero utilizzo diretto) di opere dell’ingegno, marchi (anche quelli collettivi), brevetti (concessi o in corso di concessione), disegni e modelli, informazioni giuridicamente tutelabili come know how. Sempre il 29 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto che specifica le modalità operative del credito d’importa per ricerca e sviluppo, agevolazione fiscale pari al 25% della spese incrementali sostenute nel periodo 2015-2019 rispetto alla media realizzata nei tre anni precedenti ed elevata sino al 50% per le spese relative ad es. all’impiego di personale qualificato. L’investimento minimo per accedere allo sgravio è pari ad E. 30.000 ed il beneficio annuale ammesso è pari ad E. 5.000.000 per ciascun soggetto.

Riferimenti operativi

Tribunale di Milano, 21 gennaio 2014

Tribunale UE 15/01/2015 (causa T-197/13)

Gazzetta Ufficiale della Rep. Italiana

Postato il:

Postato da: Alessandra Tavoni

FOTO SU FACEBOOK E VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

Con recente sentenza, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la risarcibilità del danno patrimoniale e morale sofferto da un giovane romano le cui foto pubblicate su profilo facebook erano state utilizzate da un quotidiano nazionale senza richiesta di autorizzazione. Nel caso di specie, le foto erano state effettuate in una nota discoteca romana ed erano poi state utilizzate da un giornalista all’interno di un articolo di stampa dedicato al fenomeno delle baby cubiste. Le immagini erano state poi fatte veicolare in una serie di programmi televisivi senza che l’autore venisse contattato ovvero economicamente compensato. Con la decisione in esame, il Tribunale di Roma ha sancito il principio secondo cui la mera pubblicazione di una foto su facebook non integra cessione alcuna dei diritti fotografici connessi integrando di contro violazione del diritto d’autore la condotta dell’agente che si appropria indebitamente dell’immagine senza preventiva autorizzazione del fotografo.


BVBA VERSUS ADIDAS: LE BANDE ED IL MARCHIO DI POSIZIONE 

Con decisione del 21.05 u.s. la Corte di Giustizia UE, riformando le precedenti statuizioni della Commissione dei Ricorsi, ha accolto le doglianze di confondibilità avanzate dalla società Adidas AG, titolare di molteplici registrazioni aventi ad oggetto il famoso logo a tre strisce ed ha escluso da registrazione il marchio d’impresa richiesto dalla società Shoe Branding BVBA costituito da 2 strisce parallele da posizionarsi sul lato esterno della parte posteriore della scarpa da tennis. In particolare, nonostante la Shoe Branding BVBA rivendicasse lo specifico posizionamento delle bande come elemento caratterizzante il proprio marchio, la Corte ha precisato che il dettaglio della posizione di un elemento decorativo è percepito come distintivo dal consumatore medio solo dopo un accurato esame della scarpa. Pertanto, le somiglianze complessivamente sussistenti (per spessore, lunghezza, contrasto tra colore e sfondo) con le bande dell’Adidas sono da considerarsi idonee a creare confusione c/o il pubblico.

 

PANTONE CREA UN COLORE ISPIRATO AD UN MARCHIO 

E’ recente la notizia che Pantone Institute, società statunitense attiva nella catalogazione ufficiale dei colori, ha dato vita ad un nuovo colore dal nome Giallo Mignon totalmente inspirato ai personaggi del cartone animato Cattivissimo Me (Minion) prodotto dal colosso cinematografico Illumination Entertainment. Si tratta del primo colore legato ad un marchio totalmente approvato dagli standard universali. Il marchio in questione è MINION e risulta validamente registrato in CE. Al riguardo, ricordiamo che le tonalità cromatiche sono registrabili come marchi d’impresa a condizione che siano identificati a mezzo Codice Pantone e sempre tenendo conto dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti e servizi del medesimo genere di quelli oggetto della domanda di registrazione. 

Riferimenti operativi

Tribunale di Roma, sentenza n. 12076 del 01.07.2015

Corte di Giustizia UE, decisione del 21.05.2015

Periodici italiani e Manuale di Dir. Ind. Vanzetti - Di Cataldo, pag. 173 e ss

Postato il: Giugno 2015 - Newsletter n. 38/15

Postato da: Alessandra Tavoni

STATUS DEPOSITI IP A PESCARA 

Abbiamo il piacere di allegarvi report inviatoci dalla CCIAA di Pescara (Ufficio Marchi e Brevetti) che rivela il numero di domande IP depositate nella città di Pescara dal 2010 al 13.05.2015.

E’ interessante notare come nel 2014 si sia verificato un aumento delle domande di registrazione sia di marchi d’impresa che di brevetti a dimostrazione del sempre crescente interesse per la materia da parte di privati ed imprese.

Cordiali saluti.

Postato il: Maggio 2015 - Newsletter n. 37/15

Postato da: Alessandra Tavoni

KRAFT E IL SALAME FELINO (MA DI CREMONA) 

Con sentenza n. 2828 del 2015 la Corte di Cassazione (I sezione civile), ribaltando quanto statuito dai giudici del merito (Tribunale di Parma e Corte d’Appello di Bologna) ha posto fine alla controversia instaurata tra la nota multinazionale Kraft Food S.p.A. e l’associazione dei produttori per la tutela del salame Felino. In particolare, dopo un parere richiesto alla Corte di Giustizia UE, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza con cui le autorità di I e II grado, pur in assenza di registrazione dell’indicazione geografica, hanno ravvisato concorrenza sleale nella vendita da parte di Kraft di un salame denominato salame Felino prodotto in realtà a Cremona. A parere dei giudici del merito tale condotta violava il diritto di denominazione d’origine del territorio della provincia di Parma ove è sito il comune di Felino. Di contro, sulla base delle indicazioni del giudice europeo, la Cassazione ha precisato che per essere un dato prodotto protetto con una denominazione di provenienza geografica deve preliminarmente essere registrato come tale secondo la normativa comunitaria esistente in materia. Conseguentemente, il salame Felino può essere legittimamente prodotto a Cremona nonostante lo storico collegamento del salume con il comune di Felino (ed il territorio parmense).

 

SKY VERSUS SKYPE E LA REGISTRAZIONE COME MARCHIO D'IMPRESA 

Con decisione del 05 Maggio u.s. il Tribunale UE ha respinto il ricorso avanzato da Skype per ottenere l’annullamento delle pregresse decisioni con cui i giudici comunitari avevano rifiutato la registrazione come marchio comunitario del omonimo segno (in versione figurativa ed in versione denominativa). La vicenda trae le mosse nel 2005 quando la Sky Broadcasting Group, già Sky e Sky IP, deposita opposizione alla registrazione del marchio Skype lamentando l’imitazione confusoria del proprio marchio comunitario Sky richiesto per prodotti e servizi identici. La Divisione Opposizione dell’UAMI accoglie l’opposizione ravvisando somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni ad oggetto. Tale statuizione è stata ora confermata dal Tribunale UE secondo il quale il termine Sky appartenente al vocabolario inglese è chiaramente identificabile nel termine skype con conseguente inevitabile rischio di confusione per il pubblico.

 

18 MAGGIO - SAVE THE DATE: INAUGURAZIONE NUOVO DEPOSITO TELEMATICO 

Lo scorso 18 Maggio è stata inaugurata la nuova procedura di deposito telematico delle domande di brevetto per invenzione industriale, modello di utilità, disegno industriale e marchio d’impresa, delle istanze connesse a tale domande e dei relativi rinnovi. In particolare, il nuovo sistema prevede che l’invio telematico potrà essere effettuato solo accedendo ad apposita sezione creata sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Riformato anche il sistema di pagamento dei diritti e delle tasse da effettuarsi solo a mezzo modello F24. In alternativa all’invio telematico resta comunque valido il deposito cartaceo delle domande da eseguirsi comunque compilando la nuova modulistica ed effettuabile presso le CCIAA ovvero a mezzo servizio postale (raccomandata A/R da spedire direttamente all’UIBM). 

Riferimenti operativi

Cassazione, civ. sez. I, n. 2828 del 2015

Tribunale UE decisione del 05.05.2015

UIBM

Postato il: Aprile 2015 - Newsletter n. 36/15

Postato da: Alessandra Tavoni

NUOVE MISURE DI DEFISCALIZZAZIONE IN MATERIA DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Gentili Sig.ri,

 con la presente nota desideriamo informarvi che la Legge di Stabilità 2015 ed il successivo D.l. n. 3 del 24.01.2015 (c.d. Investment Compact) hanno varato interessanti misure di defiscalizzazione inerenti l’uso di beni immateriali ed introdotto nuove norme deputate ad incentivare gli investimenti in materia di proprietà intellettuale. In particolare, segnaliamo tali novità.

 Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

E’ riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al 25% a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione inerisce le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015 e fino a quello in corso al 31.12.2019. Il credito è riconosciuto fino ad un massimo annuale di 5 milioni di Euro per ciascun beneficiario ed a condizione che la spesa annuale per attività di ricerca e sviluppo sia pari ad almeno E. 30.000 in ciascun periodo d’imposta.

Nel novero delle spese ammissibili sono espressamente menzionate:

-          competenze e privative industriali relative ad invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori, ad nuova varietà vegetale seppur acquisita da fonti esterne;

-          investimenti relativi ad assunzione di personale altamente qualificato (in circa 40 discipline che vanno dalle biotecnologie alla sicurezza informatica);

-          investimenti per acquisto ed uso di strumenti ovvero attrezzature di laboratorio;

-          spese per contratti di ricerca con università, enti di ricerca ovvero altre imprese.

Patent Box

Introdotto con la Legge di Stabilità 2015 seguendo l’esperienza di altri Stati Europei, con finalità di evitare la fuga degli investimenti inerenti beni immateriali nei c.d. paradisi fiscali, il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dalla concessione di uso ovvero dall’utilizzo diretto di:

-          opere dell’ingegno;

-          brevetti industriali;

-     processi, formule, informazioni in campo industriale, scientifico e commerciale giuridicamente tutelabili (c.d. know-how previsto dall’art. 98 del Dlg. n. 30/2005).

 

Con riferimento ai marchi d’impresa, il D.l. Investment Compact ha eliminato la restrizione della Legge di Stabilità che prevedeva l’applicazione della misura ai soli marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti (richiedenti il sostenimento di attività di ricerca e sviluppo). Pertanto, il patent box è applicabile a tutti i marchi d’impresa nonché ai disegni e modelli industriali. Resta intatta la condizione che essi siano conseguenti ad attività di ricerca e sviluppo. In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali, viene individuato in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate (c.d. ruling) il contributo economico che tale beni apportano al reddito complessivo. Lo sgravio fiscale è pari al 30% del reddito di cui sopra per il 2015, al 40% nel 2016, al 50% nel 2017. L’opzione è esercitabile a partire dal 2015 da tutti i titolari di reddito d’impresa (società di capitali, di persone, imprenditori individuali, finanche aziende aventi stabile organizzazione in Italia e residenza all’estero), dura 5 esercizi ed è irrevocabile. In sede di conversione in legge del D.l. Investment Compact, la Camera ha introdotto un’importante modifica definitivamente approvata dal Senato lo scorso 24 Marzo: il regime fiscale del patent box può essere rinnovato anche oltre il limite di n. 5 anni previsto in precedenza. Siamo comunque in attesa che venga pubblicato il Decreto attuativo che dovrà indicare i criteri applicativi.

 

***

Queste misure testimoniano la centralità del tema della proprietà intellettuale nella vita delle imprese ed il sempre crescente interesse anche a livello istituzionale. Qualora di vostro interesse, i nostri uffici sono a vostra disposizione per ulteriori analisi ed approfondimenti operativi.

Riferimenti operativi

Legge di Stabilità 2015

D.l. n. 3 del 24.01.2015 (c.d. Investment Compact)

Postato il: Marzo 2015 - Newsletter n. 35/15

Postato da: Alessandra Tavonii

PEPSI ATTACCA PERFETTI: 3’D VERSUS VIGORSOL 3D 

Con provvedimento recentemente pubblicato l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha rigettato l’opposizione depositata da Pepsi Co. Inc., colosso americano notoriamente attivo nel settore food and beverage, avverso la domanda di marchio italiano VIGORSOL 3D in titolarità della società Perfetti Van Meille S.p.A. L’opposizione è stata fondata sull’anteriore marchio 3’D registrato in CE dalla multinazionale statunitense per contraddistinguere, inter alia, il prodotto patatine. Su richiesta della convenuta, l’opponente ha depositato ampie prove dell’uso effettivo del proprio marchio nei 5 anni consecutivi alla registrazione (fatture di vendita, affidavit sottoscritti da dirigenti di alto livello nel quadro internazionale della Pepsi Co. ecc.). Ciò nonostante, l’UIBM ha escluso che il marchio dell’opponente potesse beneficiare della tutela strutturata del marchio forte anche considerato che la componente effettivamente distintiva e caratterizzante il segno opposto non è stata rinvenuta nell’elemento comune, ovvero sia 3D, bensì nella porzione dominante e fantasiosa VIGORSOL. 

  

L'IMITAZIONE CONFUSORIA DELLE SCALE MOBILI E LA TUTELA DEL COLORE 

Con recente provvedimento la Suprema Corte ha confermato quanto statuito dai giudici di II cure che, in riforma del provvedimento di I grado, avevano rigettato tutte le domande avanzate della società Schindler S.p.A. operante nel settore della vendita e manutenzione di ascensori/scale mobili al fine di accertare le condotte di concorrenza sleale e contraffazione di marchio a carico della società concorrente Tecno S.r.l. In merito, la Corte ha escluso che la particolare estetica delle balaustre in cristallo nonché le bande gialle apposte dalla ricorrente a delimitazione dei gradini delle scale mobili fossero dotate di tale originalità da poter accedere alla tutela come marchio di forma e di colore. Inoltre, l’Autorità Giudicante ha precisato che la circostanza che una tonalità cromatica venga costantemente utilizzata per segnalare ostacoli o pericoli comporta che l’uso di quel colore assuma valenza principalmente funzionale escludendone così la valida registrazione come marchio d’impresa per i prodotti in esame.  

 

EXPO 2015 ED IL PROGETTO CASA ABRUZZO 

A partire dal 01 Maggio e sino al 31 Ottobre la città di Milano ospiterà l’Esposizione Universale 2015. Tema di quest’anno: Nutrire il pianeta, energia per la vita. Obiettivo: dare risalto a tutto ciò che riguarda l’alimentazione, dal problema della denutrizione in alcune zone dal mondo sino alle tematiche degli OGM. La Regione Abruzzo ha acquistato per l’intera durata dell’evento lo spazio CASA ABRUZZO sul quale soggetti terzi selezionati (enti, organizzazioni, imprese) potranno svolgere attività connesse alla produzione e valorizzazione dell’intero territorio regionale.

Riferimenti operativi

Div. Opp. UIBM, decisione n. 161/2014

Cassazione, sentenza n. 21588/2014

Periodici italiani ed EXPO 2015 

Postato il: Febbraio 2015 - Newsletter n. 34/15

Postato da: Alessandra Tavoni

LO SPOT SULLE PATATINE FRITTE E LA SANZIONE DELL’ANTITRUST 

Con recente provvedimento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato con importo complessivo di oltre un milione di Euro quattro grandi aziende italiane produttrici di patatine fritte in busta. In particolare, a seguito denunce provenienti da associazioni di consumatori e privati cittadini, l’Autorità ha ravvisato ingannevolezza sia negli spot pubblicitari realizzati, le cui immagini attribuivano alle patatine fritte caratteristiche salutistiche non veritiere, sia nelle confezioni dei prodotti incriminati ove risultava indicato un ridotto contenuto di grassi e le cui modalità rappresentative non rispettavano le prescrizioni comunitarie vigenti in materia (Reg. CE n. 1924/06). Le aziende interessate dal provvedimento sono: San Carlo (testimonial d’eccezione, lo chef stellato Carlo Cracco - E. 350.000 di multa), Amica Chips (testimonial d’eccezione, Rocco Siffredi - E. 300.000 di multa), Pata (linea Da Vinci Chips  - E. 250.000 E di multa) e Ica Foods (linea Le contadine fatte a mano - E. 150.000 di multa). 

 

IL MARCHIO DIVANI E DIVANI ED IL FENOMENO DEL C.D. SECONDARY MEANING 

Con sentenza n. 1861 del 02.02 u.s., la Suprema Corte ha totalmente ribaltato quanto statuito dai giudici di II cure nella controversia che ha visto Natuzzi S.p.A., titolare del marchio nazionale e comunitario Divani & Divani citare in giudizio la società concorrente Divini e Divani al fine di farne inibire l’uso dell’omonimo omonimo. La richiesta della parte attrice era stata accolta in I grado e rigettata in II grado. In particolare, i giudici d’appello avevano qualificato come sufficientemente distintiva l’espressione Divini e Divani, anche considerando la debolezza del marchio “Divani e Divani” in relazione al prodotto “divano” con conseguente scarsa azionabilità dello stesso. LaSuprema Corte ha nuovamente rimesso in gioco le carte richiamando espressamente il noto principio del secondary meaning ai sensi del quale un marchio pressoché nullo in sede di deposito può di certo rafforzarsi attraverso la diffusione commerciale e pubblicitaria, accedendo in tal modo alla stessa tutela di un marchio originariamente forte. La Suprema Corte ha rinviato il giudizio alla Corte di Appello di Bari che dovrà attenersi ai principi di diritto espressi in tale decisione.

 

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE IN EUROPA 

Il tema della proprietà intellettuale è oggi al centro di interessanti proposte legislative al vaglio delle istituzioni europee. Segnaliamo, in particolare: la Direttiva sulla Protezione del Segreto Industriale che ha come obiettivo l’armonizzazione della prassi dei tribunali nazionali in tema di appropriazione indebita delle informazioni aziendali segrete; il nuovo Pacchetto Marchi che fa espresso riferimento alle norme relative alle merci in transito con particolare riferimento al tema del diritto del titolare di un marchio comunitario di impedire a terzi l’introduzione nel territorio doganale UE di merci provenienti da Paesi terzi e recanti marchio identico al proprio; la revisione della Direttiva sul Copyright con nuove norme sulla gestione collettiva dei diritti di autore e dei diritti connessi nonché sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti di uso on line relativi alle opere musicali.

Riferimenti operativi

Comunicato stampa Agcm del 17.02.2015

Cassazione, sentenza n. 1861 del 02.02.2015

Periodici italiani ed esteri

Postato il: Gennaio 2015 - Newsletter n. 33/15

Postato da: Alessandra Tavonii

I VINI PERLATI E LA GUERRA DELLE CANTINE 

Con recente sentenza, la Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Torino ha escluso la sussistenza di concreto rischio di associazione tra il marchio Perlè, ad oggetto di anteriore registrazione da parte della società italiana Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. ed i marchi Perla Rosa e Perla Bianca in titolarità di Cantine Sgarzi Luigi S.r.l. In primo luogo, l’Autorità Giudiziaria, disattendendo la precedente sentenza del Tribunale UE, ha considerato pienamente valido il marchio Perlè, escludendo che l’espressione vin perlè (vino leggermente frizzante), appartenente al vocabolario francese, possa essere percepita dal consumatore amatoriale medio (avente giusto qualche nozione di enologia), come descrittiva della tipologia di vino. Tuttavia, ha aggiunto l’Autorità, alla validità del marchio fa da contraltare la sua debolezza, da intendersi come scarsa azionabilità del segno, con conseguente libertà dell’imprenditore concorrente, nel caso di specie Cantine Sgarzi Luigi S.r.l., di usare, con l’apporto di anche lievissime modifiche, il medesimo termine evocativo che di esso costituisce il nucleo. 

 

ZERINOL GOLA E LO SPOT VERITIERO 

Con decisione recentemente pubblicata, il Giuri dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha rigettato il ricorso avanzato dal colosso farmaceutico Alfa Wassermann S.p.A. azionato per far dichiarare la natura ingannevole del pay-off Il primo a farsi in due al centro della campagna pubblicitaria ideata per il prodotto Zerinol Gola. In particolare, la ricorrente aveva invocato l’art. 25 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, ai sensi del quale è vietato attribuire ad un medicinale efficacia pari o superiore a quella di altri. L’Autorità Amministrativa ha disatteso la richiesta invocata, escludendo ogni ingannevolezza ed affermando che il confronto di Zerinol Gola rispetto a prodotti concorrenti è stato effettuato non in termini di generica superiorità, bensì sulla base di uno specifico ed innovativo effetto del farmaco il quale, oltre per la funzione antinfiammatoria, si caratterizza per la rapida azione anestetica locale (le cui prove sono state debitamente fornite), peculiarità non irrilevante in termini di scelta per il consumatore medio.   

 

COCACOLA E LA TUTELA DEGLI HASTAG

E’ recente la notizia che Coca Cola Company ha depositato negli USA n. 2 domande di registrazione per marchio d’impresa aventi ad oggetto hashtag quali #cokecanpics e #smilewithacoke. Come noto, gli hashtag sono parole ovvero frasi (senza spazi) precedute dal simbolo # funzionali a contrassegnare parole chiavi che consentono agli utenti (ad es. dei social network come Twitter ed Instagram) di trovare e partecipare a conversazioni su determinati argomenti. Con il tempo gli hashtag sono entrati a far parte della comunicazione quotidiana della generazione digitale, fenomeno da cui è derivato l’interesse delle imprese a tutelare i relativi marchi e slogan preceduti dal cancelletto. Sia la normativa italiana che quella comunitaria non pongono divieti al riguardo, limitandosi a consentire la registrazione come marchi d’impresa a quei segni originali, nuovi, non contrari a legge, ordine pubblico, buon costume, né violativi di diritti di terzi (es. diritti d’autore, design).

Riferimenti operativi

Riv. Dir. Ind. n. 5, 2014

Periodici italiani 

Postato il: Dicembre 2014 - n. 32/14

Postato da: Alessandra Tavonii

IL ROMPICAPO DI RUBIK E LA TUTELA COME MARCHIO 3D 

Con sentenza del 25 Novembre u.s. il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato la valida registrazione del noto cubo di Rubik come marchio tridimensionale. In particolare, l’Autorità Giudicante ha rigettato il ricorso presentato da Simba Toys, società tedesca produttrice di giocattoli, la quale, invocando l’art. 9 del Regolamento sul Marchio CE secondo cui non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, aveva richiesto che al segno ad oggetto fosse assegnata la sola protezione brevettuale, temporalmente limitata ed evidentemente connessa all’invenzione del meccanismo rotante. Di contro, il Tribunale UE ha statuito che la registrazione del cubo di Rubik come marchio non può essere negata per il solo motivo che la relativa forma incorpora una funzione tecnica. La stessa registrazione, tuttavia, non consente al titolare di vietare a terzi il commercio di puzzle a tre dimensioni aventi capacità di rotazione. Fanno eccezione, ovviamente, i puzzle a forma di cubo aventi la struttura a griglia tipica del cubo di Rubik. 

LA NUOVA LEGGE IP E LA CHIUSURA DI GOOGLE NEWS IN SPAGNA 

A partire dal 16 Dicembre p.v., il motore di ricerca n. 1 al mondo, marchio dal valore stimato circa 160 miliardi di dollari, chiuderà il web spagnolo al servizio gratuito di news. Tale decisione è stata presa anticipando la nuova legge spagnola sulla proprietà intellettuale, in vigore dal 01.01.2015 che imporrà alle testate giornalistiche di richiedere un compenso a Google News per mostrare anche piccole parti dei loro testi. Poiché Google News è servizio che non genera ricavi (non sono mostrate neanche pubblicità), Google Inc. ha deciso di chiudere news.google.es. In Belgio la disputa tra Google e gli editori è arrivata ad una transazione, mentre in Francia è stata prevenuta a mezzo accordo economico. E’ recente la risoluzione del Parlamento Europeo con cui è stato richiesto alla Commissione di approfondire la questione della separazione tra ricerca web e altri servizi di natura commerciale.

ARUBA VINCE IL DOMINIO .CLOUD

E' recente la notizia che Aruba S.p.a., azienda italiana fornitrice di servizi web-hosting, pec. registrazione di nomi a dominio, si è aggiudicata la prestigiosa estensione .cloud, surclassando colossi come Amazon, Google, Symantec. A breve l'azienda italiana creerà un registro, l'authority dei domini.cloud che gestirà le richieste di assegnazione. Nei primi n. 2 mesi i titolari dei marchi registrati avranno la priorità nel richiedere la registrazione dei corrispondenti domain name aventi estensione .cloud. Decorsa tale fase, chiunque potrà chiedere il dominio. Inizialmente il prezzo sarà di qualche centinaio di euro. In seguito, il dominio sarà aggiudicato al migliore offerente.  

Riferimenti operativi

Periodici italiani ed esteri 



Postato il: Novembre 2014 - n. 33/14

Postato da: Alessandra Tavonii

ALVIERO MARTINI E L'INGANNEVOLEZZA DEL MARCHIO 1 CLASSE 

Con recente sentenza la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Milano ha rigettato le richieste avanzate dallo stilista italiano Alviero Martini deputate a far dichiarare la decadenza per sopravvenuta ingannevolezza del marchio “ALVIERO MARTINI 1A CLASSE” da tempo oggetto di cessione alla società Alviero Martini S.p.A. In particolare, lo stilista adduceva che la convenuta avesse omesso di dare adeguata comunicazione al pubblico della notizia del distacco della storica paternità del marchio ed immesso in commercio prodotti denotati da peggioramento qualitativo, svilenti il pregio del motivo “geo”. L’Autorità Giudicante, oltre ad evidenziare la sufficiente pubblicizzazione della notizia della vendita del marchio su riviste del settore, ha precisato che non sussiste obbligo in capo al nuovo acquirente di marchio di mantenere lo stesso livello qualitativo dei prodotti creati nel passato. Inoltre, l’uso di materiali di minor pregio non costituisce di per sé prova sufficiente per far dichiarare la decadenza del segno, tenuto conto della capacità del settore della moda di recuperare e valorizzare anche materiali di secondaria qualità in un contesto in cui il pregio del prodotto si fonda anche su profili diversi dalla preziosità del materiale utilizzato.

I FALLIMENTO DEL COMO CALCIO E LA RICHIESTA DANNI DELLO SPONSOR 

Con recente provvedimento la Suprema Corte ha rigettato le richieste avanzate dall’impresa sponsorizzante la società sportiva Como Calcio deputate alla risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento del danno patrimoniale e di immagine. In particolare, lo sponsor evidenziava il pessimo risultato sportivo ottenuto dallo sponsee da cui la retrocessione della squadra in serie B nonché il comportamento disdicevole del Presidente da cui l’imputazione di bancarotta fraudolenta ed un buco di n. 6 milioni di Euro nel patrimonio della società. Sul punto, l’Autorità Giudicante ha precisato che i doveri di buona fede e correttezza valevoli in ambito negoziale hanno efficacia meramente integrativa il contenuto del contratto, non potendo gli stessi portare a dilatare i doveri dello sponsee al punto di addossargli obbligazione di risultato/successo circa le prestazioni sportive. Inoltre, la causa del contratto di sponsorizzazione è ravvisabile nel clamore, nella notorietà derivante dalla circolazione del nome, del marchio dello sponsor, rilevando non tanto che se ne parli bene ma che comunque se ne parli. E’ dovere dello sponsor, pertanto, agire preventivamente in via di tutela, inserendo nel regolamento contrattuale apposite clausole che gli consentano l’uscita anticipata dall’accordo al verificarsi delle condizioni sopra indicate.     

Postato il: Ottobre 2014 - n. 30/14

Postato da: Alessandra Tavonii

IL BANDO DISEGNI + 2 E LE AGEVOLAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEI MODELLI INDUSTRIALI 

Prevedendo una dotazione finanziaria pari a cinque milioni di Euro, la Direzione Ufficiale per la Lotta alla Contraffazione (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Ministero dello Sviluppo Economico) l’8 Agosto u.s. ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando “DISEGNI + 2”. Obiettivo dell’iniziativa: agevolazioni alle micro, piccole, medie imprese per progetti di produzione e sfruttamento commerciale dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionali ed internazionali, che siano registrati alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Le richieste di agevolazione possono essere presentate a partire dal 06 Novembre p.v. fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Lo Studio Rozzi & Consulmarchi è disponibile ad assistere voi o i vs. consulenti per gli aspetti pratici.

Riferimenti operativi 

UIBM 

Postato il: Settembre 2014 - n. 29/14

Postato da: Alessandra Tavonii

ZARA E LA LINEA DI ABBIGLIAMENTO INACCETTABILE 

Di recente attuazione è il ritiro dal commercio di una linea di magliette da bambino ideate e distribuite dal colosso spagnolo Zara. Gli indumenti in questione si caratterizzavano per recare sul petto una stella gialla a sei punte che, a detta dei designer della catena di abbigliamento, intendeva essere quella dello sceriffo dei western ma che in realtà ricordava il terribile pigiama indossato dagli internati nei campi di sterminio durante la seconda guerra mondiale. In merito, il quotidiano israeliano Haaretz ha definito la maglietta un ricordo ossessionante dell'epoca più nera pubblicando sul proprio sito web una foto della divisa indossata nel campo di concentramento di Auschwitz. Il colosso spagnolo ha dato immediate disposizioni di ritiro dell’indumento da tutti i punti vendita presentando scuse ufficiali ai clienti la cui sensibilità possa essere stata urtata. Sul tema è utile ricordare che ai sensi dell’art. 33 bis del Codice della Proprietà Industriale, costituisce condizione di liceità del design, la conformità del modello/disegno richiesto all’ordine pubblico ed al buon costume.

 

IL SELFIE DELLA SCIMMIA E LA TUTELA COME DIRITTO D'AUTORE 

Con recente provvedimento l’US Copyright Office ha rigettato la richiesta avanzata dal fotografo americano David Slater deputata a rimuovere dal sito web di Wikipedia alcuni auto-scatti realizzati da un gruppo di scimmie indonesiane. La vicenda trae origine nel lontano 2011 quando il fotografo, in visita in un parco zoologico, assiste impotente al furto della propria macchina fotografica da parte delle scimmie della riserva. Conseguenza dello scippo: una centinaia di selfie realizzati dalle scimmie. Tra tutti:  il ritratto di un macaco femmina sorridente e con ben in mostra tutti i denti. Nel 2014 il selfie della scimmia torna alla ribalta a seguito sua pubblicazione da parte dell’enciclopedia on-line Wikipedia. Nonostante la rivendicazione da parte del fotografo della paternità e dei diritti esclusivi di sfruttamento dello scatto, l’Autorità Statunitense ha escluso la ravvisabilità di un vero diritto d’autore negando, in particolare, la qualifica di autore a elementi della natura, piante ed animali, imponendo la creazione dell’opera dell’ingegno al fatto necessario dell’uomo. 

Riferimenti operativi

Periodici italiani ed esteri 

Postato il: Agosto 2014 - n. 28/14

Postato da: Alessandra Tavonii

LA BIRRA DI HOMER SIMPSON ED IL MARCHIO DUFF 

Con ordinanza n. 5497 la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Bari ha rigettato le richieste avanzate da società italiana titolare del marchio nazionale “DUFF BEER” deputate al sequestro di prodotti di abbigliamento recanti il medesimo marchio e messi in commercio da società concorrente. In realtà, nel caso di specie, l’autorità giudicante ha inibito sia alla parte attrice che alla convenuta l’utilizzo del marchio controverso disponendo ordine di ritiro dal commercio e fissando severe penali per ritardo ed inadempimento. Alla base della decisione: l’anteriore registrazione del marchio comunitario “DUFF” da parte della 20th Century Fox, marchio ben noto agli spettatori della popolare serie animata statunitense “The Simpson”, contraddistinguendo la birra preferita di uno dei protagonisti dello show, Homer Simpson.  

 

IL RITRATTO FOTOGRAFICO ED IL DIRITTO DI ESCLUSIVA  

Con provvedimento ordinatorio il Tribunale di Roma (sezione specializzata in materia d’impresa) ha escluso l’esistenza di diritti di esclusiva dell’autore su una fotografia non recante né nome del fotografo né data di produzione dell’esemplare. Nel caso di specie, la casa editrice La Stampa S.p.A. aveva commissionato ad un fotografo professionista alcuni scatti testimonianti la vicenda di giornalista italiano, reporter ed inviato di guerra, conosciuto al pubblico per fatti di cronaca internazionale. In particolare, considerata la notorietà del soggetto ritratto a seguito suo rapimento in luogo bellico, molti giornali avevano pubblicato sulle proprie testate la fotografia scattata dal professionista in questione. In merito, l’autorità giudicante ha precisato che, per quanto i diritti in capo al fotografo nascano con la realizzazione materiale della fotografia, la mancata indicazione del suo autore nonché della data di produzione, ne impedisce la tutela esclusiva, consentendo a chiunque il libero uso stante anche il collegamento a fatti di interesse pubblico internazionale.

OGGI IN EUROPA - L'UNIONE EUROPEA E LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Presso le istituzioni comunitarie è attualmente in corso di realizzazione uno nuovo strumento on-line che servirà a coordinare la prevenzione delle frodi alimentari transfrontaliere. Tale sistema andrà ad integrare la già esistente rete RASFF che collega i 28 Stati Membri e altri Paesi extra UE e progettata per condividere le informazioni su eventuali prodotti alimentari a rischio al fine di ritirarli dal mercato ovvero richiamarli al consumatore. Detto portale, stando all’ultima relazione annuale ha comportato un calo delle notifiche del 9% rispetto al 2012 ed una diminuzione dei respingimenti alla frontiera.

Riferimenti operativi

Riv. Dir. Ind. n. 2/2014

Portale della Commissione Europea 

Postato il: Luglio 2014 - n. 27/14

Postato da: Alessandra Tavonii

OPPOSIZIONE AMMINISTRATIVA MARCHIO - UNIONE EUROPEA 


SOGGETTI LEGITTIMATI

Titolari di marchi già registrati in UE o con efficacia in UE in data anteriore (priorità)

Titolari di marchi già registrati nel singolo Stato membro o con efficacia nel singolo Stato membro in data anteriore (priorità)

Titolari di marchi internazionali anteriori registrati designanti UE o singolo Stato Membro

Depositari in UE o nel singolo Stato Membro di domande di marchio anteriori o aventi efficacia in data anteriore (priorità)

Titolari di marchi di fatto nel singolo Stato membro solo se la normativa di detto Stato attribuisce loro facoltà di opposizione (no Italia)

Titolari di ditte, denominazione/ragione sociali nel singolo Stato membro solo se la normativa di detto Stato attribuisce loro facoltà di opposizione (no Italia)

Titolari di marchi notori anteriori anche per prodotti/servizi diversi da quelli per cui il marchio notorio è stato registrato

 

TEMPISTICA 

Entro n. 3 mesi dalla pubblicazione del marchio da opporre sul Bollettino dei Marchi CE

I GRADO

Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) - Divisione Opposizione  


II GRADO

Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)  - Commissione dei Ricorsi



III GRADO 

Tribunale UE 

IV GRADO 

Corte di Giustizia UE (per soli motivi di legittimità)

RESTA SALVA LA POSSIBILITA' DI ESPERIRE AZIONE DI NULLITA' CONTRO MARCHIO REGISTRATO OVVERO AZIONE DI DECADENZA PER NON USO SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI  

 

·